为了平衡权利人的合法权益与相关公众的信赖利益，我国《商标法》第四十五条第一款对提起无效宣告的主体资格、无效宣告理由以及提起的时间都作出了限制，目的是督促权利人尽快行使权利，避免干扰注册商标日趋稳定的市场状态。当商标获准注册五年后，一般的商标权利人不得基于相对理由提起无效宣告请求。但《商标法》第十三条给予了驰名商标权利人更强的保护力度，驰名商标所有人针对恶意注册商标提起的无效宣告请求不受“五年期限”的限制。

然而，驰名商标保护需满足“按需认定”、“个案认定”、“被动认定”的基本原则。《商标法》第十三条给予驰名商标权利人以“跨类保护”，但对于同类/类似商品上能否请求驰名保护并未提及。另外，法院对商标是否驰名的审查标准也比较严格，权利人需要从商标使用、宣传、推广的持续时间、程度、资金投入、已获得的市场份额、是否有过作为驰名商标受保护的记录等方面进行大量举证。

铸成在驰名商标认定方面具有非常丰富的经验，曾经成功通过行政及诉讼程序帮助多个客户的知名品牌获得驰名认定，这些品牌包括LEGO、美赞臣、斯凯奇、LEVI’S，TIFFANY&Co., Honeywell、怡口莲、美的、起亚、KIA、百度、小天鹅LITTLE SWAN、美瞳等。

本文以铸成近期成功代理的“美国奶油王后公司DQ商标行政诉讼认驰案”为例，探讨如何在行政诉讼阶段通过主张“同类认驰”无效注册超五年的商标、如何向法院证明认驰的必要性、以及如何证明争议商标系“恶意注册”等问题。

案情简述

原告美国奶油王后公司是世界知名冰淇淋销售商和全球连锁餐饮业巨头。原告注册在30类“冰淇淋”等商品上的DQ系列商标（包括第6093173号、第5479967 号等商标），经大量宣传和长期使用，已经在中国相关消费者中获得了极高的知名度，通过铸成的代理，DQ系列商标在2020年和2021年被法院认定在“冰淇淋”等商品上构成驰名商标。

案外人“温州市天象谷国际贸易有限公司”（后文简称“温州公司”）于2015年2月4日在第30类上申请了第16306950号商标，并于2016年5月7日获准注册，核定使用的商品为“冰淇淋、糕点”等。2021年10月27日，上述商标转让至本案第三人“北京天河喜多商贸有限公司”名下。2022年6月，铸成受原告委托向争议商标提起无效宣告请求。2023年7月，国家知识产权局裁定对争议商标予以维持。原告（美国奶油王后公司）对该裁定不服，向北京知识产权法院起诉，请求判令撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。经审理，北京知产法院认定：

原告的DQ系列商标（第6093173号、第5479967号）在争议商标申请日前已在“冰淇淋、冰淇淋蛋糕”等商品上达到驰名程度；

原告提交的证据可以证明第三人及其关联公司在申请、注册及使用争议商标的过程中具有明显且故意攀附原告在先“DQ”商标知名度的主观恶意，且已造成部分消费者产生混淆误认。因此，在案证据可以证明争议商标已构成恶意注册之情形，原告依据《商标法》第十三条提出的无效宣告不受五年期限的限制；

争议商标使用在核定使用的“糕点、冰淇淋”等食品类别上，不仅易导致相关公众对商品来源的混淆误认，且存在对原告在先驰名商标显著性的淡化，损害了原告的驰名商标权益；

法院由此撤销了国家知识产权局的裁定，并判令其重新作出裁定。

案件评析

本案的难点及相关诉讼策略主要体现在以下几个方面：

（一）充分举证DQ系列商标于争议商标申请日前已达驰名状态

本案中，我们以争议商标的申请日为节点，积极搜集并提交了大量“DQ”系列商标的使用、宣传证据，互联网媒体、报刊、期刊等传统媒体对原告及其“DQ”品牌产品的报道，以及原告在中国获得的奖项，并特别指明了这些证据所指向的时间早于争议商标的申请日。同时强调了原告“DQ”系列商标此前的司法认驰记录，将认驰记录中认定构成驰名的时间段与本案争议商标申请日相比对，加强原告“DQ”系列商标于争议商标申请日前已达驰名的主张。

尽管驰名商标以“个案认定”为基本原则，即不能脱离具体的案件作一般性认定，但前案的认驰记录仍可作为证据提交影响合议庭的判断。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第22条的规定，当事人对曾经被行政主管机关或人民法院认定的驰名商标请求保护，对方当事人对涉及商标驰名不持异议的，人民法院则不再审查。由此可见，认驰记录可以对商标的驰名状态起到初步证明的作用。

（二）运用“举重以明轻”的法律解释方法论证“同类认驰”的必要性

我国的驰名商标保护制度主要体现在以《商标法》第十三条为核心的一系列法律条款、司法解释等。《商标法》第十三条第二款、第三款分别规定未注册驰名商标在相同类似商品上被复制、摹仿和翻译的情况下可以主张认驰，以及已注册驰名商标在不相同不类似的商品上被复制、摹仿和翻译的情况下可以主张认驰，但并未对已注册商标能否在相同/类似商品上主张认驰，即进行“同类认驰”予以评述，这可能是因为在相同类似商品上的近似商标已经违反《商标法》第三十条、三十一条，无需通过认定驰名进行保护。

然而，本案争议商标在DQ提起无效时，已注册超过五年，已无法基于《商标法》第三十、三十一条对其无效，只有通过认驰，才能突破五年限制，因此本案具有认驰的必要性。尽管争议商标与原告“DQ”系列商标核定于同一类别之上，且十三条并未明确规定“同类认驰”，但依照“举重以明轻”的法律解释方法，已注册驰名商标在相同或类似商品上的被摹仿、抄袭更容易引起市场混淆和误认误购，已注册驰名商标亦可请求“同类保护”，属《商标法》第十三条第三款的应有之意。法院最终支持了我们的请求及理由，判决对原告“DQ”系列商标给予同类认驰保护。

（三）多角度证明“恶意”

在主张驰名商标无效他人商标时，商标申请人的“恶意”也是构成要件。即在适用商标法第十三条主张争议商标构成对驰名商标复制摹仿和翻译的同时，需要将“恶意”作为要件单独评述。本案国知局在行政阶段驳回原告无效请求的根本原因正是其认为在案证据不足证明争议商标在“申请时”存在恶意情形。因此，在诉讼阶段，我们从多个维度对原始申请人（转让人）和现所有人（受让人）的恶意分别进行了阐述。

本案中，我们对原始申请人温州公司做了充分的调查，主张其年报信息已显示“停业”多年，无实体经营和线上宣传，其持有争议商标5年却未留下任何使用过争议商标的痕迹。原始申请人还在包括涉案类别30类在内的共38个类别申请注册了与本案争议商标相同的商标。考虑到原告的“DQ”系列商标早在争议商标申请日前已达到驰名程度，争议商标之申请无正当理由，根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十五条，我们主张推定原始申请人具有恶意。

另一方面，我们详细阐述了第三人（受让人）的恶意表现形式。譬如本案第三人自获得争议商标起便开始持续使用争议商标、第三人知晓 “DQ”商标的知名度、将争议商标解读为“中国的DQ”、故意将DQ大写，cn小写，突出“DQ”部分而弱化其他部分等等，我们做了全面的取证工作，用以证明其抢注和误导消费者的恶意。

通过对争议商标恶意情况进行多维度的举证、论述，法院最终认定争议商标构成恶意注册。

案件亮点

第一，我们成功使客户“DQ”系列商标获得驰名保护。法院认可了客户商标通过长期的宣传、使用已获得极高知名度，肯定了其“DQ”商标的品牌价值，对客户日后在中国市场的维权行动十分有利。

第二，本案第三人及关联主体长期使用争议商标制造市场混淆，意图恶意攀附客户的知名度与商誉以攫取不正当利益。本案的胜诉直接使其丧失权利基础，打击了侵权集团的嚣张气焰。尽管争议商标注册已超过五年，我们借助驰名商标的认定成功突破了五年限制，实现了客户利益最大化。

第三，本案体现了铸成对驰名商标认定方面的丰富经验。在“按需认定”的基本原则下，我们成功运用“举重以明轻”的法律解释方法说明“同类认驰”的必要性，为实践中类似案件提供了有价值的参考。