铸成
视角
近两年，中国发明专利实质审查的整体标准趋严，专利申请获得授权的难度有所上升。而对于已经收到驳回决定、进入复审程序的案件，情况更为严峻——业内普遍认为，因创造性问题被驳回后，能够通过复审程序成功撤销原驳回决定、实现“翻盘”的比例并不高，部分技术领域甚至更低。
也就是说，一件发明专利申请一旦因“不具备创造性”被驳回，绝大多数情况下即便提起复审，也很难被翻案；而如果在复审阶段还坚持不对权利要求做任何修改、仅凭说理去说服审查员或合议组改变结论，难度更是进一步加大。值得一提的是，铸成律师事务所专利团队的复审翻案成功率长期显著高于行业平均水平，接近50%——这也是我们在面对此类“硬仗”时始终保持信心的底气所在。
正是在这样的大背景下，我们近期代理的一起案件传来好消息：在复审阶段未对权利要求进行任何修改的前提下，仅通过复审意见陈述中的创造性说理，成功说服合议组撤销了原驳回决定。委托人为一家美国行业领先企业。
该申请历经实质审查，审查员在下发第二次审查意见通知书后，认为其权利要求相对于现有技术不具备专利法第22条第3款规定的创造性，作出了驳回决定。
面对驳回决定，铸成涉外专利团队没有选择“退而求其次”的方式，即大幅度限缩权利要求的保护范围来克服审查意见中所提出的问题，而是在充分研读了驳回决定、原始申请文件及对比文件的基础上，判断审查员对发明实际解决的技术问题以及对比文件与本申请之间的技术关联性是否存在误读，最终判定可以仅通过争辩的方式去全力争取案件翻盘。
在意见陈述书中，铸成涉外专利团队从以下几个层面搭建了完整的说理体系：
1. 重新界定发明实际解决的技术问题：驳回决定将本发明要解决的问题概括得过于宽泛、笼统。铸成涉外专利团队回归说明书的具体记载，结合发明的整体设计目的，提炼出更贴合技术方案实质的技术问题，为后续论证创造性奠定基础。
2. 从整体架构层面剖析对比文件与本申请的本质差异：铸成涉外专利团队没有停留在“对比文件是否公开了某个孤立特征”这一层面，而是着重指出对比文件所采用的整体技术架构与本申请存在根本性不同——对比文件的设计思路是将各组成部分集成为一个自成一体的整体，而本申请则是围绕两个相互独立、需要对接配合的部分构建方案。因此，对比文件的一体式架构，完全不涉及如本申请的两件式架构所涉及的两个单独结构的连接和配合问题。基于这种架构上的本质差异，铸成涉外专利团队进一步论证：对比文件的技术方案和发明构思实际与本发明是不兼容的，本领域技术人员在对比文件公开的技术构思基础上，并不会产生对本申请方案的启示，甚至改造对比文件以获得本申请方案会背离其原始设计思路。
3. 逐一击破：对审查员“特征对应关系”认定的精细化质证：在“整体架构不同”的宏观论证之外，铸成涉外专利团队同样对审查意见中针对具体特征的不合理之处进行了充分争辩和论证。审查意见认为对比文件已经公开了权利要求中的相应技术特征，铸成涉外专利团队则逐条回到对比文件说明书的原始记载，指出这一认定在事实层面站不住脚：
• 概念混同不能成立：例如，对比文件中记载的是某一种物理量或介质的传递方式，而权利要求限定的则是性质完全不同的另一种信息传输方式——二者在技术性质上截然不同，不能当然地相互涵盖或等同，审查意见将两者简单画等号，缺乏事实依据。
• “多特征拼凑对应一个特征”不符合审查逻辑：审查员将对比文件不同实施例中分别记载的若干特征，拼合起来共同对应本申请权利要求中的同一个技术特征，铸成涉外专利团队明确指出这种“以多凑一”的比对方式并不成立——每个实施例都是一个相对独立、自洽的技术方案，将分散在不同实施例中的内容人为拼接、再整体对应到本申请的单一特征，既不符合对比文件本身的技术逻辑，也违背了审查指南中规定的“单独对比”原则。
通过这样的逐点回应，铸成涉外专利团队从具体证据层面直接瓦解了审查意见据以认定“已被公开”的事实基础，与前述整体架构层面的论证相互呼应、形成合力——既有“高屋建瓴”的整体论证，也有“寸土必争”的逐点突破，双管齐下使得审查意见在事实认定和逻辑推理两个维度上都难以自圆其说。
4. 强调技术特征的整体性、协同性：铸成涉外专利团队反复强调，权利要求中的各技术特征并非孤立存在，而是相互配合、协同作用，共同实现发明的技术效果。审查中应将其作为一个有机整体加以考量，而并非拆分成单独的特征，这将忽视各技术特征的整体作用。另外，铸成涉外专利团队也充分论证了对比文件无法实现本申请的整体技术方案所带来的技术效果。
5. 就“是否属于公知常识”进行充分举证质证：针对审查意见中涉及的“本领域公知常识”认定，铸成涉外专利团队结合审查指南的相关规定，明确指出相关区别特征并非常规技术手段，也没有证据支持其属于公知常识，要求审查员在坚持相关认定时提供相应证据支撑。
经过上述层层递进的说理，合议组最终采纳了铸成涉外专利团队的意见，撤销了原驳回决定，且未在复审阶段对权利要求做任何修改——这意味着申请人成功争取了期望的保护范围。
这一结果的取得，离不开铸成涉外专利团队对技术方案的深入理解、对审查逻辑的精准把握，以及在说理策略上“整体论证与逐点突破相结合”的思路——既立足整体技术构思，论证对比文件与本申请在根本架构和技术问题上的差异，又不放过对具体证据细节的推敲，逐一指出审查意见在特征比对中的事实和逻辑漏洞。在当前授权率走低、复审翻案愈发艰难的行业环境下，这样一次“不降格、不妥协”的成功争辩，对客户而言尤其可贵，也再次印证了：面对创造性驳回，充分、精准的说理，往往比被迫修改权利要求更能守住申请人的核心利益。
铸成律师事务所（Chang Tsi & Partners）深耕知识产权领域二十余年，是国内领先的综合性知识产权代理及诉讼机构之一。我们的涉外机电专利团队专注于为全球客户提供专利申请、审查答复、复审及无效等全流程服务，在应对创造性驳回、复审阶段说理攻坚等高难度业务上积累了丰富的实战经验，成功率长期显著高于行业平均水平。每一次复审翻案的背后，都是团队对技术方案的深入钻研、对审查逻辑的精准把握，以及对客户核心利益的坚定守护。如果您在专利申请、审查或复审阶段遇到类似的挑战，欢迎随时与我们的团队联系，共同探讨最优应对策略。
