案件概览

客户是一家主营医疗器械的国外公司，其国内业务部现发现国内某公司在多个行业展会上，使用客户英文品牌的音译中文作为品牌名，用于相同医疗产品上，并做出 ‘唯一与（客户品牌）抗衡的中国厂家’、‘提供（客户品牌）全系列替代解决方案’的公开宣传。

此举不仅直接攀附客户品牌声誉，也严重威胁客户在中国市场的份额。客户希望通过法律手段制止对方的行为。然而，对方的中文商标已注册满 5 年且已规模化投入使用；客户在中国仅注册了英文商标，该英文商标在国内的使用证据较少，且客户从未使用过上述中文指代其品牌。

为维护客户合法权益，我们需通过提起无效宣告程序，请求撤销对方已注册超 5 年的中文商标。鉴于以上情况，我们对侵权主体及其关联公司进行了网络和实地调查，并对获取到的有利于证明对方恶意的证据进行了网页和录音公证，充分证明了对方作为同行业竞争者，在申请该商标前理应知晓客户的品牌，其申请注册该商标并在宣传其产品时使用攀附客户商标的广告语的行为具有恶意。最终，国家知识产权局（国知局）在无效宣告裁定中认定：‘争议商标的注册构成《商标法》第四十四条第一款所指 “以其他不正当手段取得注册” 的情形’。

案情难点

1. 对方中文标注册已超过5年：我们无法适用《商标法》第三十条基于客户在先商标权主张权利。

2. 客户商标的知名度证据不足：客户不能提供其商标在中国的充分使用证据，其商标达不到驰名商标的认定标准，也从未在以往案件中被认定过在国内具有知名度。

3. 恶意证明难度大：对方并未抢注他人商标，且现有展会上的攀附客户品牌的宣传证据来自近几年，与其商标申请时间存在间隔。

我们的策略

本案的关键在于证明对方申请注册该商标具有恶意。

1.在本案中，我们从以下多个维度对于对方申请该商标的恶意进行了证据的收集和论证：

• 被申请人与客户为同行业经营者，且该公司官网域名中包含了客户的英文商标。
• 被申请人还申请了其他几个与客户商标相关或有近似度的中文和英文商标。
• 被申请人在展会宣传中，将其中文品牌的同类产品，与在同领域具有较高声誉的客户英文品牌进行不正当关联及对比宣传，此种攀附客户品牌商誉的行为无疑具有恶意。
• 我们建议客户对对方公司进行了全面调查，“通过调查被申请人及其关联经销商，我们发现被申请人的授权经销商存在混淆性使用客户英文商标的行为，且在交谈中对方明显知晓客户的英文品牌。于是，我们对其销售网页和调查谈话进行了网页和录音公证，这进一步佐证了被申请人的恶意。

2. 同时，我们亦充分论证：客户品牌及产品自上世纪 70 年代起投入使用，至今在国内外该专业领域内已形成较高声誉，以进一步说明被申请人作为同业经营者，在相同商品上申请该商标时不可能不知晓客户的品牌。具体而言，我们提交了客户商标在美国的注册证及翻译，关于客户品牌的国图检索报告，关于客户品牌声誉和知名度的外文专业文章及翻译，以及关于客户品牌的国内网络媒体报道等。同时我们也提交了权威字典翻译、中文网络中相关公众以该中文指代客户英文品牌的网络资讯报道等证据来论证客户商标可译为该中文。

案件结果和启发

最终，商标局在裁定中支持了我们的主张，认定客户品牌产品在争议商标申请日前，已在医疗行业具有一定知名度；争议商标与客户在先具有一定知名度的英文标识含义相近…… 对方申请注册争议商标的行为扰乱了正常的商标注册、使用和管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，构成了《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”之情形。

本案对于在客户仅有在先英文标的情况下，打击注册超过五年的抢注中文商标的类似无效宣告案件具有以下参考和启发意义：

1. 进行全方位调查与证据固定：我们可积极采取网络和实地调查、网页或录音公证等各种行动发掘并固定对方的恶意使用或宣传证据，这有助于向审查员清晰展示：对方申请该商标的行为，具有攀附客户商誉、破坏公平竞争市场秩序的恶意。

2. 注重商标知名度的论证：我们应尽可能多提交证据材料论证客户品牌和产品在该专业领域内具有的知名度和声誉。针对英文商标与中文商标的对应关系，可提交权威字典对英文商标的中文译法说明、国家图书馆（国图）检索报告、相关媒体报道及体现公众认知习惯的证据，以形成有力的推论链条。这些材料也能有力支持对方的申请争议商标的行为绝非巧合，而是具有恶意。