铸成
视角
涉案专利为专利号201630366880.4、名称“道路交通信号灯”的外观设计专利,专利权人四川科某实业有限责任公司(科某公司),申请日2016年8月4日,授权公告日2017年3月15日。
四川华某智能交通科技股份有限公司(华某公司)于2021年11月29日提出无效宣告请求,主张本专利相对于“证据1+证据2组合”及“证据1+证据5组合”均不具有明显区别,不符合2008年修正专利法第二十三条第二款的规定。其中证据5系一份公证书,内容为微信朋友圈中发布的三张SolidWorks软件设计草图截图。
无效阶段:国家知识产权局作出第56930号决定,维持专利权有效。核心理由是证据5中三张图片之间的关联性及产品同一性无法确定,且未完整展示产品整体外观,故不能作为对比基础。
一审(北京知识产权法院):撤销被诉决定,判令国知局重新作出审查决定。一审法院认为证据5可以作为评价本专利的对比基础,本专利相对于证据1的正面/背面设计与证据5的外围装饰边组合不具有明显区别。
二审(最高人民法院):驳回上诉,维持一审判决,即维持“证据5可用于组合评价、本专利需重新审查”的结论。
二审争议焦点集中在证据5能否用于组合对比评价本专利,具体分解为两个层次:
(一)微信朋友圈内容能否认定为申请日前已公开的现有设计
法院明确,专利法第二十三条第四款所称“为公众所知”,并不要求内容已被实际普遍知悉,只要处于不特定人想知悉即能够知悉的状态即可。对于需授权访问的朋友圈等网络空间内容是否构成现有设计,应综合考虑发布机制、发布者情况、内容本身、朋友圈主要用途等因素判断:若无效请求人举证证明该朋友圈以商业用途为主,可初步推定其内容处于不特定公众可获得的状态,除非专利权人能反证内容未公开或负有保密义务。
本案中,涉案朋友圈在申请日前后持续发布科某公司相关宣传内容,可推定账号所有人具有公开宣传的主观意图,且该账号与专利权人密切相关;专利权人未能提供有效反证,故法院认定证据5内容已构成现有设计。
(二)证据5所涉设计特征能否用于组合对比
法院提出两项关键裁判规则:
1. 多张图片是否针对同一产品的认定标准:应结合在案证据反映的全部信息及当事人举证能力综合判断。若举证方提供的多份材料能够相互印证(如本案三张图片在同一软件中显示相同的项目名称与导航位置),而有能力反驳的一方未能提出足以推翻的反证,人民法院可以认定多张图片针对同一产品。
2. 组合对比是否要求产品整体外观已完整公开:法院明确否定了“须完整公开产品整体外观才能用于组合”的观点,确立标准为--只要一般消费者基于已公开内容,能够确定该设计特征所对应的产品类别,以及该特征在整体设计中的相对位置关系,该设计特征即可用于组合对比,无须以完整还原产品整体外观为前提。本案中,虽然证据5未完整公开信号灯整体外观,但通过图片本身及朋友圈其他信号灯宣传内容,一般消费者足以识别涉案设计特征(外围装饰边)所属产品及其位置关系,且该特征本身具有相对独立的视觉效果,故可用于组合。
此外,法院还认定,无效宣告请求人在诉讼阶段提交的证据5清晰图片,系对无效程序中已提交公证书复印件证明力的补强,未引入新的争议事实,故一审法院采纳并无不当。
本案对外观设计专利申请、无效及侵权诉讼实务的启示主要体现在以下几方面:
1. 社交媒体公开证据的采信门槛降低。微信朋友圈等社交平台内容只要能证明发布者具有商业宣传意图、与涉案主体存在关联,即便访问需要授权,也可能被认定为“为公众所知”的现有设计。企业应注意,日常经营中在朋友圈、公众号等渠道发布的产品图片、宣传内容,均可能在后续专利申请或无效程序中被作为现有设计证据使用,需提前做好保密管理与新产品发布节奏的把控。
2. 局部设计特征、非完整产品均可作为组合对比基础。本案确立的规则表明,现有设计特征的组合并不以“完整产品的整体外观”为前提,零部件、局部设计,甚至设计草图中可辨识、具有相对独立视觉效果的部分特征,均可能被用于评价专利的明显区别。这意味着无效请求人在检索现有设计时,视野应扩展至局部图片、设计草图、零部件展示等非完整产品资料;而专利权人在答辩时,不应简单以“证据未展示完整产品”进行抗辩,而应从产品同一性关联证据是否充分、特征位置关系是否可辨识等实质角度组织答辩意见。
3. “明显区别”判断应回归“一般消费者”视角下的整体观察与要部比对。最高法再次强调,判断是否构成明显区别的核心在于一般消费者能否基于已公开内容确定设计特征及其位置关系,而非机械要求证据形式上的完整性。这对无效检索策略、侵权比对意见的撰写均有指导意义--重点应放在特征本身的可识别性、独立视觉效果及其在整体设计中的相对位置,而非拘泥于证据是否呈现产品全貌。
4. 证据补强规则的适用边界。本案确认,诉讼阶段提交的、用以补强无效阶段已采信证据证明力的新证据(如同一公证书的清晰版本),法院可以采纳。这提示当事人在无效程序中应尽早、完整地提交证据原始材料,避免因证据模糊而在后续程序补强时引发争议,同时也为诉讼阶段合理补强证据提供了制度依据。