新型商标敲诈——装潢图案未注册便侵权?

铸成
简报

09月13
2018

在中国,商标侵权人越来越嚣张,侵权形式越来越多样。近期出现了一种新型恶意商标侵权样态——名牌产品上的装潢设计,尽管已经投入使用,但还未申请商标注册,第三人有可能会恶意抢注并据此敲诈品牌持有者。在取得装潢图案的商标注册后,抢注人在阿里巴巴、天猫、京东等电商平台上大量投诉品牌持有者,并要求该相关“侵权”产品从平台上下架。为了避免担责,电商平台往往会删除涉案名牌产品的链接,导致相关产品在电商平台上下架。品牌持有者为了能够在电商平台上继续经营,不得不停止销售“侵权”商品,或者支付抢注人要求支付的赔偿金。但无论如何都会导致品牌持有者的商业损失。

 

拜耳集团(以下简称“拜耳”)近期就因此被抢注人投诉,该抢注人抢注了确美同系列产品装潢图样。为了让拜耳停止销售,抢注人在不同的电商平台,甚至当地工商部门,进行恶意举报。举报后,抢注人立即与拜耳联系,表示拜耳付费后便可撤诉。尽管拜耳在涉案的产品装潢上已经获得著作权,抢注人仍坚持让拜耳重金购买抢注商标。拜耳相关产品被迫从电商平台上下架,停止线上销售确美同系列产品,造成逾人民币250万的商业损失。拜耳以确认不侵权为由诉至法院。法院以拜耳对于涉案产品装潢有在先著作权为由,确认拜耳不侵权,判决抢注人向拜耳赔偿70万元。涉案注册商标和拜耳装潢设计图案如下:

 

 

尽管法院判决拜耳不侵权,但拜耳的商业损失远不能得到充分救济。为了更好的保护知识产权人在中国的权利,避免类似侵权案件的发生,以下建议供您参考:

 

一、 商标注册申请

为产品装潢中所有的显著图形设计进行商标注册,是防止这类敲诈勒索的最佳办法。但鉴于注册商标用时或达12个月,我们建议权利人应当尽快提交注册申请文件,最理想的是在产品运往实体店或在线销售之前就提交申请。

 

二、著作权登记

商标权利人若未能及时取得商标注册,应考虑向中国版权保护中心(CPCC)申请著作权登记。著作权登记通常需要1-2个月。由于中国是《伯尔尼公约》的签约国,在另一个成员国首次出版的作品,在中国自动受到保护,保护期限为50年。

当第三方提出侵权赔偿请求时,著作权登记证书可以用来支持抗辩。通常情况下,如果有著作权登记证书证明其在产品装潢设计上享有在先著作权,电商平台便不会删除这些产品链接。同样的,地方工商部门也不会立即要求停止销售。

因此,我们建议在产品装潢图案设计创作完成后,对其进行著作权登记,也可以为其中显著图形部分单独进行登记。需要注意的是,版权保护中心和商标局是两个独立的部门,著作权登记不能直接阻止第三方在相同图案上取得商标注册。

著作权登记证书也可作为证明在先权利的初步证据(即对方如果没有相反的证据,该证据应当被接受),在异议、无效和民事诉讼等程序中用来对抗侵权人。

 

三、专利申请

如果产品装潢设计具有足够的新颖性,品牌持有者也可以考虑申请外观设计专利保护。与著作权登记类似,申请专利可以对抗第三人权利主张,也可以作为民事或行政诉讼中的证据。

 

四、诉讼

上述建议旨在事先预防任何来自第三方的侵权索赔。而当已经收到恶意抢注人的侵权赔偿请求,我们可以为您提供以下维权服务

1、 与电商平台沟通,防止您的产品被下架。

2、 以确认不侵权为由针对恶意投诉方提起诉讼,以获得确认不侵权有利判决。

 

在中国,知识产权侵权风险远远高于世界上大多数国家。与诉讼成本、经营损失或市场份额损失相比,事先注册、登记的成本相对较低,我们强烈建议您考虑尽早在中国获得全面登记注册,以防止这类侵权事件的发生。


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