作者：颜祯莹  张茗轶

品牌要往异地发展，通常委任经销商为其开拓市场，经销商以其资源拓展新市场，负责销售并提供服务，使其渠道资源效益最大化。

早年，品牌与经销商合作关系密切且习惯长期合作，故独家经销合作中不乏存在经销商以经销商名义于当地注册品牌商标的情况。有时，因经销商渠道更迭快速，表现不利，品牌商想要结束与经销商的合作，却碍于经销商是当地的品牌商标权人，不得不继续与之合作。如不欲合作，只好以高价买回商标，在这个过程中，品牌商与经销商之间经常会发生争议。我们在实务中也时常会遇到此种情况，常有品牌商欲在台湾申请商标注册时，发现其经销商早已抢先一步。

故近年来品牌商在签署经销合约时，其代理律师多会加注品牌商标权为品牌专属，经销商可辅助品牌以品牌商名义注册商标，但不得以经销商名义注册商标。在此，除了向各位提供品牌商完整取回商标权的策略，铸成也想藉本案提醒各位，商标被抢注对于当地市场的影响可能远超乎您的想象。建议发展异地市场时，经销合约，尤其是知识产权的归属约定问题，务必委任律师为您把关。

案情简介

智慧财产法院108年度民商诉字第30号民事判决(2020.03.31)

被告败诉，应赔偿原告。

事实及理由

原告公司于2005年4 月21日向台湾智慧财产局（下称智慧局）申请注册第01188507号「Dermaheal 」商标，指定使用于第3 类化妆品等商品。原告委托一韩国企业Caregen（下称韩国凯健公司）代工生产保养品，韩国凯健公司发现原告公司尚未在韩国申请注册「Dermaheal 」商标，竟于2005年12月7 日在韩国提出申请「Dermaheal 」商标，并于2006年8 月24日获准注册。之后，韩国凯健公司透过其在台湾的经销商（即被告公司），于2015年12月18日就争议商标申请评定，智慧局于2017 年3 月1 日予以驳回。

原告公司因前述申请评定事宜，惊觉被告公司恐有侵害争议商标商标权之举，进而发现被告公司网站使用Dermaheal字样销售美妆产品，原告公司除购买被告公司商品外，亦委任公证人就被告公司网站内容进行网页公证。

法院概以下述理由认定被告公司构成侵权:

1.  被告公司主观始终认为其已获得韩国凯健公司贩卖授权，并架设陈列众多美妆产品的网页内容，其主观目的必定是为「贩卖」而非仅为推广。

2.  被告公司非善意:被告公司代表韩国凯健公司对原告公司商标进行评定，于评定驳回时，已知商标权人为原告公司而非韩国凯健公司。

短评

依后续了解，原告公司可能为韩国品牌商的早期台湾经销商，原告公司在台湾抢注韩国品牌商第三类商标，后韩国品牌商找了第二个经销商(即被告公司)，要求其评定原告抢注其商标，没想到因为超过评定时限，故评定被驳回。而第二个经销商竟也抢注韩国品牌商第十类商标，韩国品牌商发现后，提起异议成功。而原告公司则以商标权人身份对第二个经销商提起商标侵害诉讼，法院认定第二个经销商要赔偿，本案已经上诉，须待二审判决。

从韩国品牌商角度来看，自 2015 年委任第二个经销商在台湾提起评定原告公司商标之日起，迄今，该品牌已六年无法在台湾推广，不论经销商是谁，第一个经销商皆可以商标权人的身份向后来的经销商提起商标侵害诉讼，品牌于此六年损失的不只是营业额，还有评定及诉讼等成本，且诉讼纠纷可能还需几年之久，只因合约中未详细规范知识产权归属，辅以未积极监督管理经销商之作为，导致一个市场近十年无法耕耘，其中影响，不可不慎!

• 品牌商与经销商签订经销合约前，务必请律师协助规范知识产权归属。
• 已经签订经销合约，未规范知识产权归属，或知识产权已被经销商注册，可委由律师透过修订经销合约的方式，要求经销商于特定时限内移转已注册之知识产权给品牌商，或请律师提起评定。
• 评定一般须于商标注册公告后五年内提起，但若能证明商标权人有「恶意」，便不受前述五年时间限制。
• 一般外文商标，品牌商容易争取，但若是为了打进台湾市场，由经销商所创造符合当地市场用语且容易记忆的中文商标，或原本品牌商欲使用的中文名称在台湾有不雅或负面涵义，经销商所创造的中文商标，品牌商要争取会有一定难度。除非可以证明该中文商标与原品牌外文商标于市场已建立一定深厚连结，亦须证明该中文商标属于原经销合约所约定的不得抢注之范畴，两项举证责任皆不容易，故品牌商不可不慎!