作者： 申会娟 沈盼

《商标法》第三十二条[i]规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利……”其中，在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括企业名称权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权以及应予保护的其他合法在先权益。在商标异议申请、无效宣告以及后续行政诉讼中以在先企业名称权、在先著作权对抗被异议商标/被申请商标的情形较为常见。但随着互联网行业的蓬勃兴起，通过域名指向的网站提供并推广商品和服务成为诸多品牌所有者的选择乃至首选。因此，在缺乏在先商标权、在先使用、在先企业名称权等权利基础的情况下，“在先域名权益”逐渐成为权利人在授权确权案件中的“新武器”。本文试图通过部分案例，从实务的角度出发，就“在先域名权益”在商标授权确权案件中的保护情况、具体要件等问题提供分析和建议，以供大家参考。

一、“在先域名权益”是否属于《商标法》第三十二条中所指“在先权利”

在评审实践中，“域名权”因为并非法律明确规定的权利，一度不被认定为是《商标法》第三十二条所指的“在先权利”的一种。商评字[2017]第102356号《关于第12549152号“欧斯龙”商标无效宣告请求裁定书》曾经认定，申请人欧司朗公司主张的在先域名权益不属于商标法第三十二条所指的“在先权利”。商评字[2016]第46847号《关于第6909885号图形商标无效宣告请求裁定书》也曾经认定，域名权并非2001年《商标法》第三十一条所保护的在先权利，申请人瑞沃莱博公司称诉争商标侵犯其在先域名权的主张缺乏充分的法律依据。商评字[2014]第044310号《关于第8272709号“ATMMET”商标异议复审裁定书》认定，尽管申请人祥峰公司还主张其对“AIMMET”的在先域名权，但权利是对待定利益的法律拟制，任何权利的产生都直接来自于法律的规定。在先域名能否受到法律保护，与域名的权利属性密切相关。根据现行的法律规定，域名尚未成为一种独立的权利，因此祥峰公司该主张于法无据。

然而上述论断在司法实践中被逐渐矫正，各级法院在判决中均认定“在先域名权益”属于《商标法》第三十二条所指的“在先权利”的一种。上文提及的祥峰公司异议复审行政诉讼[i]中，一审法院及二审法院就在后续的判决中肯定了域名的注册和使用应当作为在先权利之一加以保护。其中，一审法院指出，域名的注册和使用是受法律保护的在先权利之一。祥峰公司以此主张中聚泰公司侵犯其在先权利，商标评审委员会应当对该主张进行审查，商标评审委员会关于域名权尚不属于法律保护权利的认定缺乏法律依据。二审法院进一步阐释，2001年《商标法》第三十一条规定所称的“在先权利”包括除商标法以外的其他部门法明确规定的在先权利以及正当合法的民事权益。域名是一种商业标记，域名的注册和使用可以产生正当合法的民事权益。

在盖薇格瑞恩公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告一审行政案件[ii]、北京捷讯华泰科技有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会异议复审二审行政案件[iii]等案件中，主审法院均认可了“在先域名权益”属于《商标法》三十二条所保护的合法权益。

二、“在先域名权益”的性质

尽管“在先域名权益”在授权确权案件中作为权利基础的一种，已经得到了行政部门和各级法院的认可，在行政文书、诉讼文书乃至学术文章中，业界也通常有“域名权”的概念和用法。但有别于商标权、著作权等法定权利，“在先域名权益”在司法实践中被视为一种民事权益。

在北京捷讯华泰科技有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会异议复审二审行政案件[iv]中，北京市高级人民法院认为，域名具有标识性知识产权的性质。因此，虽然域名并非法定权利，但亦应当属于2001年《商标法》第三十一条所保护的合法权益。在盖薇格瑞恩公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告一审行政案件[v]中，北京知识产权法院同样指出在先域名权虽并非法定权利，但其应当属于《商标法》第三十二条所保护的合法权益。在上述案件及类似案件中，法院均提出《商标法》虽无特别规定，但根据《民法通则》和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应当根据该规定给予保护。主审法院笼统地给出结论，“在先域名权益”来源于《民法通则》和其他法律的规定。

随着2018年《反不正当竞争法》的实施，实践中对“在先域名权益”的援引也发生了一定的变化。2018年《反不正当竞争法》将此前没有明确法律规定的域名等互联网商业标识纳入了第六条的保护范畴中，规定“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：(三)擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等。”随后，各级法院在行政授权确权案件中，也对上述条款加以适用。

在o.z.股份公司诉中华人民共和国国家知识产权局无效宣告（商标）一审行政案件[vi]中，北京知识产权法院认为原告依据《反不正当竞争法》第六条主张其对域名享有在先合法权益，可以适用《商标法》第三十二条进行审理。在北京中教金源科技有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告（商标）一审行政案件[vii]中，北京知识产权法院认为网络域名本身具有区分不同民事主体的功能，而商业主体的域名更进一步具有了区分商品或服务来源的作用，且已成为《反不正当竞争法》所明确保护的民事权益，故在先域名权属于《商标法》第三十一条前段所指的在先权利。

三、判断诉争商标构成对“在先域名权益”侵犯的要件

从被笼统保护的民事权益到《反不正当竞争法》明文规定的民事权益， “在先域名权益”在司法实践中逐渐受到重视。但对“在先域名权益”的保护并非绝对的、排他的保护，而是有着严格的限定条件。

在深圳市海那边科技有限公司诉国家知识产权局无效宣告一审行政案件[viii]中，北京知识产权法院将判断“在先域名权益”是否受到侵犯的要件概括如下：“第一，所主张的域名先于诉争商标使用；第二，诉争商标与所主张域名的标志相同或基本相同；第三，该域名应在诉争商标申请注册前通过使用取得一定知名度，且为诉争商标申请人知道或应当知道；第四，该域名通过使用并据以获得知名度的商品与诉争商标指定使用的商品构成相同或类似商品，或具有较强的关联性。上述四个要件须同时具备方能确认在后商标的注册构成对他人在先域名权的侵犯。”从上述法院论述来看，“在先域名权益”获得保护的要件与“在先企业名称权”以及“在先使用商标”获得保护的要件几乎相当。

在诸多权利人主张“在先域名权益”的商标授权确权案件中，法院也的确是根据上述四个条件是否满足而加以判案。对于未能同时满足上述要件的权利人的主张，法院均未予支持。在国家工商行政管理总局商标评审委员会诉财纳福诺木业（中国）有限公司无效宣告二审行政案件[ix]中，北京高级人民法院认为争议商标中的英文文字“LEMAI”同在先域名（lamettchina.com）的文字不构成相同或近似，进而未支持被上诉人（原审原告）相应主张。在新华三技术有限公司诉国家知识产权局无效宣告（商标）二审行政案件[x]中，北京市高级人民法院和北京知识产权法院均认定新华三公司提交的在案证据不足以证明该域名在诉争商标申请注册日之前使用在与诉争商标指定使用的保险柜、金属陈列架、金属法兰盘、金属容器商品或类似的商品上并具有一定的知名度或影响力，从而认定原告的主张不成立。在BTSR国际有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告（商标）一审行政案件[xi]中，北京知识产权法院认为原告提交的证据可以证明其为btsr.com域名的所有者，但不能证明上述域名在诉争商标注册申请之前已具有一定知名度，对原告的相应主张未予支持。

对于能够满足相关要件的权利人的主张，法院则会基于“在先域名权益”对权利人的主张予以支持。在国家工商行政管理总局商标评审委员会诉祥峰实业股份有限公司异议复审二审行政案件中，北京高级人民法院认定祥峰公司提供的生效判决认定了其对域名aimmet.com享有在先权益。被异议商标“ATMMET”与祥峰公司享有在先权益的域名在字母构成、呼叫、整体视觉效果等方面高度近似，且被异议商标指定使用的商品与祥峰公司使用涉案域名经营的商品属于相同或者类似商品，可能导致相关公众对商品的来源产生混淆误认，故被异议商标的注册申请损害了祥峰公司对其域名享有的在先权益。在该案中，法院虽未在判决中明确提及在先域名的知名度，但根据祥峰公司提供的第（2011）深南法知民初字第1068号民事判决，在先域名的知名度问题已经在该案的生效判决中予以体现。本案给出的一个重要提示是，生效判决对相关条件的认定能够对关联案件提供较大的支持。基于此，笔者认为权利人可以考虑在相应行政授确权案件开始之前，启动如民事诉讼或域名仲裁等其他程序并以相应判决和仲裁结果支持关联案件。

同样的，在广州绿油油信息科技有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告（商标）一审行政案件[xii]中，北京知识产权法院也是综合考虑了上文提及的四个要件，进而对权利人的利益予以保护。在该案中法院认定，智齿数汇公司提交的国际域名注册证书可以证明其为“paperpass.org”的现注册所有人，享有“paperpass.org”域名的域名权。智齿数汇公司提交的网络新闻报道、国家图书馆文献复制证明等使用证据可以证明在诉争商标申请日前“paperpass.org”已经投入使用并有一定知名度。诉争商标系“PaperPass”英文商标，诉争商标与智齿数汇公司在先域名“paperpass.org”在构成要素、读音、外观等方面十分相近。诉争商标核定使用的“替他人研究和开发新产品”等服务与智齿数汇公司在先域名从事并享有一定知名度的“论文检测查询系统”服务在服务对象、服务方式上关联密切。从而认定了诉争商标损害了原告智齿数汇公司的在先域名权。

四、主张“在先域名权益”保护需要考虑的其他要素

“在先域名权益”获得保护的要件中，除案例中法院明确提及的部分，还有一些更细微的要素值得我们进一步思考和讨论。

关于在先域名的使用并具有一定影响的范围，事实上如同对“在先使用商标”以及“在先企业名称权”的保护一样，司法实践中要求权利人证明其在中国大陆范围内的使用。在笔者目前查询到的案例中，虽然没有主审法院仅因为在先域名的使用范围不在中国大陆区域而对权利人主张予以否定的，但在相关论述中也可以明确推知，法院对域名使用的要求是中国大陆范围地区。然而，在先域名如何构成在中国大陆的使用则需要进一步的讨论。笔者认为在域名注册机构所在地、域名指向网站使用语言、域名服务器所在地等标准中，法院及审查机关应当考虑域名的使用是否能延及中国相关公众，而不应以其中单一条件的满足或者不满足作为认定域名使用范围的基准。

关于在先域名使用的连续性问题，笔者认为在司法实践中需要对使用的持续性予以考虑。对于长期未投入实际使用的域名，如仅做域名停放、广告导流用途的域名，在无正当停用事由的情况下，不应予以保护。因为域名注册的门槛较低，且并无相应撤销制度，注册人无须付出太多的维护成本即可长期持有域名。仅依据域名在一段时间的使用，对其予以长期乃至无限期的保护，也是不合理的。

关于诉争商标申请人恶意的问题，笔者认为在其恶意十分明显的情况下，应当适当降低对其他要件的要求。例如域名注册商、空间服务提供商对域名的价格以及网站的用途、规模会有比较清晰的认知。这些机构或其员工将域名注册抢先注册为商标的话，其实接近于代理人或代表人抢注被代理人或被代表人商标的情形。因此，笔者认为在此种特殊情况下，应当对在先域名的使用及知名度的要求降低。

作为在先权利中的较为新型的一种，“在先域名权益”在行政授权确权中还有更多应用的空间。在具体个案中，是否享有在先域名权益，还要看个案事实以及权利人的举证能力。与“在先商标权”和“在先企业名称”等权利相比 “在先域名权益”还是具有使用场景灵活，举证较为便捷的特点。特别是对在线提供虚拟商品和服务的权利人来说，“在先域名权益”可以成为其对抗恶意抢注的利器。

参考文献：

[i]国家工商行政管理总局商标评审委员会诉祥峰实业股份有限公司异议复审行政判决书一审案号：（2015）一中行(知)初字第144号二审案号：（2016）京行终5541号

[ii] 盖薇格瑞恩公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告（商标）一审行政判决书案号：（2017）京73行初1378号

[iii] 北京捷讯华泰科技有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会异议复审二审行政判决书案号：（2016）京行终2444号

[iv] 同注释iv[v] 同注释iii[vi] o.z.股份公司诉中华人民共和国国家知识产权局无效宣告（商标）一审行政判决书案号：（2017）京73行初2239号

[vii] 北京中教金源科技有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告(商标)一审行政判决书案号：（2016）京73行初1861号

[viii] 深圳市海那边科技有限公司诉国家知识产权局无效宣告（商标）一审行政判决书案号：（2019）京73行初728号[ix] 国家工商行政管理总局商标评审委员会诉财纳福诺木业(中国)有限公司无效宣告(商标)二审行政判决书案号：（2017）京行终488号

[x]新华三技术有限公司诉国家知识产权局无效宣告（商标）二审行政判决书案号：（2019）京行终7983号[xi] BTSR国际有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告（商标）一审行政判决书 案号：（2018）京73行初4376号

[xii] 广州绿油油信息科技有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告（商标）一审行政判决书案号：（2017）京73行初2373号