拓野科技诉恩倍科微及富士通电子元器件(上海)侵害商标专用权案

铸成
视角

07月15
2019

该案件已被评为2019年上海法院知产司法保护十大案件及加强知产保护力度典型案件、上海市浦东新区人民法院知识产权司法保护十佳案例。

案件概览

这是一起在香港设立的空壳公司恶意抢注商标并起诉美国企业商标侵权以索取赔偿的案件。本案原告拓野科技有限公司(以下称“原告”或“拓野科技”)由国内个人“裴张龙”于2015年12月18日在香港注册,无实际经营业务及合法的经营地址。本案被告恩倍科微公司(以下称“被告”)于2010年成立于美国,自成立起即将Ambiq Micro注册为企业名称并长期持续投入实际使用,其Ambiq Micro品牌产品在半导体领域具有较高知名度和影响力。

原告公司在成立后当月即向商标局申请注册在第九类商品上的“Ambitmicro”商标,商品范围涵盖“计算机存储设备;计算机外围设备”等。最终原告于2017年2月7日取得了“Ambitmicro”的商标注册,并旋即自2017年5月31日起持续向被告恩倍科微公司、被告的经销商、投资人大量发送侵权警告函。经被告多次催告,原告不仅未撤回警告或提起诉讼,还持续扩大范围向被告及其关联主体恶意发送警告函及骚扰邮件,甚至在函件中捏造被告某一经销商被行政处罚的情况。最终在企图索赔未果的情况下,原告向上海市浦东新区人民法院提起侵害商标权诉讼,要求被告停止侵权并索赔经济损失等费用共计40万元。

本所律师作为本案被告一恩倍科微公司的代理人,认真分析案情,寻找案件的突破口并精确拟定诉讼策略,认真、广泛、深入、细致地收集证据和开展庭前阅卷,精心准备诉讼材料、积极参加法院组织的多次举证质证工作。经审理,一审法院认定恩倍科微公司商标先用权抗辩成立,并确认原告的行为有违诚实信用原则,依法驳回了原告的所有诉讼请求。

案件背景

被告成立于2010年,是一家专注于研发生产低功耗芯片产品的美国公司,早在2012年被告就在美国陆续申请了“Ambiq Micro”、“spot”、及”appollo”等商标。其中,被告2013年4月30日在国际分类第九类上获得商标“Ambiq Micro”(美国注册号4327655)注册,指定商品涵盖半导体器件等。

“Ambiq Micro”产品早在2010年就进入包括中国大陆、香港及台湾在内的大中华区市场。经销商20余家,遍及中国上海、深圳、北京、大连、苏州、南昌、香港、台湾等地区,使用被告产品的国内厂商包括小米、华为、魅族、台积电、广东乐心医疗电子股份有限公司、泉州施耐德、Fossil集团(Misfit 手环制造商)、等。在2016年的silicon60榜单上最值得关注的60家半导体新兴企业中位列第二名。国内外主流媒体对其品牌进行了广泛的报道和介绍,将其誉为电子行业里的领头军。

本案原告拓野科技于2015年12月18日在香港注册,并无实际经营业务及经营地址。原告于2017年2月7日在国际分类第九类上获得商标“Ambitmicro”(注册号18766213)注册。考虑到被告在业界的知名度,原告注册与被告公司商标及商号“Ambiq Micro”近似的商标“Ambitmicro”系恶意抢注行为,原告在被告向商评委提起的无效争议程序的答辩过程中也确认其未在半导体相关产品上使用“Ambitmicro”商标。

原告持续恶意发送《警告函》及骚扰邮件,给被告的正常经营和商誉造成了严重的影响。期间,原告还不断电话至本所以持续干扰被告正常经营为威胁暗示被告进行和解。在企图索赔未果的情况下,原告于2018年6月29日以被告未经其许可在相同产品上使用近似商标构成商标侵权为由,向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,要求停止侵权并赔偿损失。本案审理过程中,在代理律师团队的指导和努力下,被告收集并提交了大量证据证明,被告在原告注册商标申请日之前就在包括中国在内的世界范围对其品牌和产品进行广泛的宣传与推广,在相关领域具有较高知名度,经过法院多次开展举证质证,最终法院认定被告商标先用权抗辩成立,且原告起诉具有不正当目的,因此驳回了原告的全部诉讼请求。

案件难点

第一、拓野科技在2017年取得了第18766213号“Ambitmicro”商标的注册,其依法享有注册商标专用权。

第二、确认不侵权之诉可提,但需要满足特定条件,如提起确认不侵权之诉的原告需证明受到了来自于权利人关于起诉方涉嫌侵权行为的警告,在指定期限内未采取其他进一步措施使得原告的权利处于一种不稳定的状态。然而,即使上述条件能够得到满足,但由于本案双方均为境外企业,在无内地关联主体予以配合的情况下,较难以此案由申请法院受理。

第三、产品流通过程复杂,举证证明完整交易链困难。为了证明被告商标在先使用具有一定知名度,我方承担该商标在先使用行为存在的举证责任,但被告通过其经销商在中国进项相关产品的宣传销售,整个交易链条较长,涉及的主体较多,完整提交每个交易环节的全部交易材料存在一定难度。

诉讼策略

经过我们的认真分析,我们认为本案的焦点问题在于被告的商标先用权抗辩是否成立。根据上述焦点,我们拟定了如下诉讼策略:

第一、为了证明被告对“Ambiq Micro”享有在先权利,我们从以下几方面进行了大量的举证和充分论证:其一,被告成立于2010年,一直将“Ambiq Micro”作为其商标、商号使用(2013年4月30日在美国申请注册“Ambiq Micro”商标,指定优先权日期为2012年3月15日);其二、被告在2010年2月注册域名“ambiqmicro.com”,并通过该网站向全世界展示、推广、宣传公司及其产品。2017年6月8日在中国成立子公司开展业务。

第二、为了证明被告对“Ambiq Micro”使用在先并享有较高的知名度,我方提交了大量的专业媒体对于被告品牌及其产品的报道以及被告获得的各种国际奖项;我方还提供了被告与其大中华地区经销商的经销协议、商业票据、邮件往来。虽然交易链条较长,部分证据存在瑕疵,但是相关证据已形成完整证据链,共同证明了交易事实的存在。

第三,为了证明原告恶意注册商标、滥用商标权,妨碍被告的正常生产经营,意图敲诈被告,我方整理并提交了原告向被告及其销售商发送的大量《警告函》,带有警告威胁意味的《进一步声明》以及以暂停对被告及其商业伙伴和投资人进行骚扰为条件,要挟被告提出“和解方案”。通过分析原告的行为,证明原告索赔没有依据,其提起本案诉讼系一种浪费司法资源的恶意诉讼行为。

典型意义

第一、本案判决维护了恩倍科微公司作为诚信的市场经营者的合法权益,打击了商标恶意抢注、恶意诉讼的行为。恩倍科微公司的“Ambiq Micro”作为其显著的商业标识与知名商号,已在全球范围内使用多年,享有极高的知名度与商誉。如果被告的行为被认定为侵权,其不仅将支付高额赔偿款,而且将对其今后在中国的业务发展造成巨大的影响。因此,诉讼过程中本所代理律师积极开展证据收集与举证质证工作,有效保障了客户的商业利益以及品牌形象,实现了客户利益最大化。

第二、从本案审理的全过程可以看出,人民法院审理复杂知识产权侵权案件的能力和水平日益提高。本案合议庭不仅通过组织多次质证工作对被告在先品牌的知名度予以认可,同时充分论证原告商标注册与恶意起诉的不正当性,在同类型案件的审理中并不多见,有力彰显了人民法院公平正义和专业高效的职业操守。

第三、在中美贸易摩擦日趋严重的大背景之下,该案件的公正审理彰显了中国司法对国际和国内权利主体平等保护的态度,极大增强了与恩倍科微公司一样的外国公司在华投资和生产经营的信心,树立了中国法官公正司法和专业严谨的国际形象。

申会娟
合伙人 | 律师
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