《系统治理商标恶意注册促进高质量发展工作方案》解读

铸成
视角

05月11
2023

2023年05月08日,国家知识产权局在其官网政务信息公开栏目https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/5/8/art_541_184934.html 中发布关于印发《系统治理商标恶意注册促进高质量发展工作方案(2023—2025年)》(以下简称“《工作方案》”)的通知,同时对《工作方案》内容进行了公布。

《工作方案》对商标恶意注册行为的治理,构建适应高质量发展要求的商标注册秩序相关工作进行了规定和指导。《工作方案》不仅仅对知识产权管理机构有重要的指导意义,对于商标注册申请人以及商标代理机构,有更加重要的指导意义。以下为从商标注册申请人和商标代理视角对部分内容的解读:

一、《工作方案》规定,“对恶意申请注册的商标依法从严予以驳回、不予核准注册、宣告无效、不予核准转让、不予质押登记加强对违反禁用条款驳回的商标注册申请的跟踪处置明知违法而继续使用的,从严查处对违法违规从事商标恶意注册行为的申请人和商标代理机构依法予以查处,对于重复实施商标恶意注册或者有其他严重情节的依法从重处罚,并依法依规认定为严重违法失信行为

整个《工作方案》从各个方面均规定加强对恶意申请注册的商标的打击,包括审查阶段的驳回、异议阶段不予注册、已注册商标的无效宣告,也包括对转让、质押备案登记进行严格审查。从此可以看出,《工作方案》规定不仅仅在传统实质审查和冲突案件中对于恶意注册行为进行规制,在转让、质押备案等登记程序中,也加强了规制。因此,申请人以及代理机构在评估商标转让、质押备案可行性的时候,也可能需要更多考量是否可能与恶意注册申请相关联。

《工作方案》规定对于违反禁用条款驳回的商标,实行跟踪处置。对于知违法而继续使用该类商标的行为,从严查处。目前,因为禁用条款被驳回注册的商标越来越多,很多申请人并未意识到继续使用此类商标的问题的严重性。后续,申请人以及代理机构需要加强对此类商标的关注,一旦收到因为禁用条款被驳回注册的,应当停止使用。不过,实践中,对于是否违反禁用条款,存在诸多争议,有很多申请人也无法理解为什么自己的商标被认为违反禁用条款而被驳回。对此,申请人可以积极通过驳回复审等方式进行申诉,争取合法权益。但是,如果已经被认定违反禁用条款驳回的商标,不应当再使用,以避免被处罚的风险。

《工作方案》规定不仅仅对于有恶意注册行为的申请人进行查处,同时对于代理结构也依法予以查处。因此,代理机构应当加强警惕性,加强对可能的恶意申请注册行为进行审查,避免此类申请。

《工作方案》规定对于重复实施恶意注册,或者其他严重情节,从重处罚,并依法依规认定为严重违法失信行为。此规定一方面,对于申请人来说,应当杜绝恶意申请注册行为,另一方面,权利人也可以依据此,加强对反复以及其他严重恶意申请注册的行为的打击力度。

二、《工作方案》规定,“强化商标申请行为监测和数据统计,加强商标恶意注册行为排查预警,做到有效预防、及时发现、精准打击。强化商标恶意注册行为线索排查归集,完善违法行为线索举报机制,畅通举报投诉渠道,增强社会监督作用。健全社会舆情监测、信访事项办理、商标审查审理等工作中的线索发现、核查、处置机制。

对于恶意商标注册行为,相信商标局等商标注册管理机构会有相应的数据监测和统计,对于大量的、反复的恶意注册行为,应有信息化支持,能够得到及时的发现,并被给予对应的处理。

但是,也存在可能性,如果对于数据的处于过于机械化,可能会导致对出于实际商业需求而商标申请量较大的大型企业,会有所误伤。

另一方面,根据以上规定,完善违法行为线索举报机制,畅通举报投诉渠道,增强社会监督作用等必然会给真正的商标权利人有更多的投诉渠道,能够及时地将相关恶意商标注册信息反馈给商标注册管理机构,管理机构也能够及时对相应的恶意商标进行处理,减少权利人后续异议、无效等行动的成本。

三、《工作方案》规定,“完善重大不良影响商标发现报告处置机制,增加已注册重大不良影响商标依职权无效宣告规则和实质审查、异议、评审程序快速处置规则。加大对明显带有欺骗性商标的打击力度,防范和查处通过申请注册商标实施虚假描述、夸大功能等欺骗误导公众的行为。突出源头防范,持续完善商标审查禁用词库和指引词库,建成商标审查指引图库。加强禁用词图库在商标申请环节的运用。及时发现、拦截和跟踪处置重大不良影响和明显带有欺骗性商标的注册申请及使用。持续通过快速驳回、依职权宣告注册商标无效、通告曝光、行政处罚等手段实现对重大不良影响和明显带有欺骗性商标的重点打击,牢牢守住不发生系统性风险底线。

根据以上规定,可以预见会有更多“不良影响商标”会被依职权无效宣告,在实质审查、异议、评审程序中,该类商标也会被严格控制,不予注册或者被宣告注册无效。

从目前的审查实践来看,确实已经有众多商标因不良影响、欺骗误导原因被驳回注册,即使此前已经获准注册的商标,再申请注册也会被驳回。这对于恶意申请不良影响、欺骗误导的商标注册行为,确实是有效的打击手段。但是,有很多商标注册申请人并不清楚什么是不良影响、欺骗误导。因此,审查禁用词库和指引词库、指引图库的构建对于申请人来说非常重要。如果此禁用词库和指引词库、指引图库能够得以公开,相关申请人和代理机构能够及时了解,避免申请和使用带有此类词和图的商标,不仅能够节约申请人的成本,同时也能够减少注册审查资源,减少对此类商标申请、审查、驳回复审、行政诉讼给造成的资源浪费。

四、《工作方案》规定,“精准打击商标恶意囤积行为。制修订商标注册审查、异议、评审、转让等程序认定商标恶意囤积行为的相关操作规程,制度化规范化开展商标恶意囤积行为的全流程打击。完善商标注册全流程贯通的不以使用为目的的商标恶意注册行为人重点监控名录,实现商标恶意囤积行为的精准识别和定向处置。实施不以使用为目的的恶意商标注册申请自动并案审查和专职审查,进一步提升打击效能。开展囤积兜售型商标恶意注册行为整治。加大恶意囤积商标转让、质押行为规制力度,阻断违法牟利途径。

目前,商标管理机构对于商标囤积行为采取了强有力的打击,清理了很多恶意囤积商标注册、对兜售商标的行为也进行了有力地遏制。上述规定也进一步强调了,要在注册审查、异议、评审、转让等程序中进行全流程的打击和控制。这必将对于恶意囤积商标注册的行为得到进一步极大的遏制和打击。但是,如上所述,对于确实出于商业需求而进行了较大量的商标注册申请的大型企业,也很有可能被列入到恶意囤积商标的监控对象当中,从而导致其合理适当的防御性注册被驳回,并且对于其实际使用的注册商标,也被要求提供相应的使用证据等。不仅增加了申请人的申请成本,也因为审查意见答复程序、驳回复审申请程序等减缓了申请人获得注册的速度。《工作方案》提出的“精准打击”,如果能够对囤积注册商标的行为作足够精准的甄别,从而提出精准的打击,无疑对于正当的商标注册申请人来说是利好消息。

五、《工作方案》规定,“研究加快同日申请商标审查的有效途径和方式,不断压缩同日申请程序被恶意利用的可能。加强同日申请商标的排查和甄别,对商标代理机构在同一商标案件中接受有利益冲突的双方当事人委托的,转送相关部门进行查处。探索经履行告知义务后,在连续三年不使用注册商标撤销审查中主动援引该商标一年内在其他同类案件中提交的使用证据材料,减轻恶意重复“撤三”行为对商标权人造成的举证负担。

根据目前的审查实践,有些申请人为了能够维持商标申请足够长的时间以等待对在先近似商标行动的结束,可能会策略性地进行两个主体的同日申请,从而利用此程序,来延长其商标注册申请的周期。根据以上规定,此操作将不再可行。

另外,对于恶意重复“撤三”行为,将可能通过经履行告知义务后,在连续三年不使用注册商标撤销审查中主动援引该商标一年内在其他同类案件中提交的使用证据材料,从而减轻商标权人的举证负担。此规定如果得以实行,对于商标权人来说,也是非常利好的消息。正当的商标注册使用人,不用因为反复的“撤三”申请而反复提交证据,从而也能够使得其正当使用的注册商标权利更加稳定。同时,也是对恶意撤销行为的有利打击,使其企图通过恶意撤销行为迫使权利人放弃注册,或者迫使权利人妥协的目的将无法达到。

六、《工作方案》规定,“持续规范商标转让行为,对商标标志具有特定指向性或特殊含义,转让后易误导相关公众或可能对社会公共利益产生不良影响的商标转让申请和不以使用为目的申请注册商标并转让牟利扰乱商标注册秩序的商标转让申请,依法不予核准。

此前,商标审查机构对于商标转让中涉及的不良影响、不以使用为目的的申请注册商标转让方面的审查并不严格,近期很明显有加强趋势。根据以上规定,在商标转让审查过程中,这方面的审查会进一步加强。因此,申请人在进行商标转让的时候,对于商标本身是否具有不良影响,转让之后是否会导致与名义不符,相同近似商标是否一并转让等等可能引起的不良影响,应当加以更多的注意。

此外,此前商标权利人可能会通过协商转让的方式从商标抢注人处购买相关商标。根据以上规定,此类转让牟利的转让申请,可能会不予核准。因此,权利人在评估是否考虑此解决方案时,应当更加慎重。

七、《工作方案》规定,“发挥信用监管的基础性作用,加大对商标恶意注册违法失信行为惩戒力度,依据《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》《国家知识产权局知识产权信用管理规定》开展商标领域信用监管,对严重违法失信主体实施联合惩戒。发挥信用信息共享机制作用,充分利用全国企业信用信息公示系统、全国信用信息共享平台等,加大信息归集、查询、公示力度,形成各方共建共治共享的信用监管格局。

以上规定对于商标恶意注册引入了“列为失信行为”的惩戒,并且形成各方共建共治共享的信用监管格局。这不仅能够从惩戒角度打击商标恶意注册申请,同时也能从心理上给予震慑,减少恶意注册申请的发生。

八、《工作方案》规定,“丰富治理手段。有效运用说服教育、约谈警示等非强制性执法方式,做到宽严相济、法理相融。积极推动商标注册与管理平台立项建设,有效运用大数据、云计算、人工智能等新技术,构建以信息化技术为支撑的现代化治理新模式,实现类案推送、结果比对、数据分析、瑕疵提示等功能,驱动制度创新和业务变革。

从以上可以看出,对于商标恶意注册的打击方式,将会出现更加多手段、更多方式、更加有针对性和精准性。这也必将提高效率,减少各方的支出,同时也可能避免误伤。

九、《工作方案》规定,“研究建立健全法律框架内有利于合法权利人的审查审理依申请案件暂缓、中止制度,降低恶意注册商标对合法权利人造成的“重复申请”“穷尽法律程序”等困扰,降低合法权利人获取商标专用权非必要的制度性成本。

如果以上制度能够有效得到实施,对于合法权利人来说,必将是一个值得庆祝的大好消息。

现在的审查实践中,权利人对恶意商标提起了冲突行动,为了最终获得自身商标注册保护,不得不反复提交商标注册申请、驳回复审申请、行政诉讼。另一方面,如果恶意抢注人反复提交注册,权利人还得反复采取冲突行动。而自身商标注册还有可能被他人商标阻碍注册。有的时候,合法权利人穷尽各种法律程序,清理掉恶意抢注商标,但是最后自身商标因为种种原因还是无法注册,或者即使最终获准注册,也是经历了九九八十一难,耗时耗力。如果上述暂缓制度、中止制度能够得到有效实行,那么将大大减少合法权利人的支出,权利人可以依法申请暂缓、中止审理,从而在清理掉恶意抢注商标后能够及时获得自身商标注册。

十、《工作方案》从完善法律制度体系、健全工作机制、全领域深化打击、。加强商标注册领域信用体系建设、着力提升治理能力、持续夯实以强化保护为导向的商标审查审理工作基础、加强组织保障和监督问责等各个方面对系统治理商标恶意注册促进高质量发展工作进行了规定和指引。

整体而言,这对于加快商标授权确权,加速释放闲置商标资源,必将起到极大的促进作用。对于合法权利人而言,尽管可能在确定自身商标是否具有不良影响、是否受让恶意注册申请商标等等方面需要更加谨慎注意,整体来说也会对合法权利人的利益得到更加有力的保障。

胡海花
顾问 | 律师 | 商标代理人
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