案件概览

本案是一例异议案件。本案中，被异议商标为第9类第69201854号（图形）商标，异议人为“赞德斯克有限公司”（ZENDESK, INC.）（即本所客户），被异议人为“中达电缆集团有限公司”。国知局依据《商标法》第三十二条、第三十五条之规定，决定被异议人名下的“Z logo”图形商标不予注册，理由为“被异议人未经异议人同意申请注册被异议商标，已构成对异议人在先著作权的侵犯。”

促使国知局认定客户享有在先著作权的主要原因是大量且充分的在先使用证据。异议人对其引证商标（也即著作权美术作品）的在先使用以及著作权登记证书是证明异议人在先著作权的两大关键证据。本案中，客户名下的在先图形商标（Z logo）虽然已在包括中国在内的世界范围内投入了广泛的使用，但是该图形（也是美术作品）并未在中国进行著作权注册登记，并且，客户在先使用的服务与被异议商标的指定商品不属于类似商品或服务。铸成成功帮客户避开了该不利因素，着力于证明客户在中国市场对其引证商标（美术作品）的在先使用。经过多轮沟通，铸成和客户共同收集了充足且有利的证据，为有利的异议决定奠定了坚实的基础。最终，国知局认定：“异议人对该美术作品享有在先著作权，异议人引证商标经长期宣传和使用，已在我国市场上具有一定知名度和影响力，被异议人具有接触该作品的可能。被异议商标在构图要素、细节特征、表现形式、整体视觉效果上与异议人图形作品相同。因此，被异议人未经异议人同意申请注册被异议商标，已构成对异议人在先著作权的侵犯”，并决定被异议商标不予注册。

本案对于保护客户在中国的在先商标权、著作权、保障客户在中国市场的良性运营、打击抄袭和抢注商标具有重要意义，同时也为客户自己在国内的商标申请扫清了在先障碍。

案件背景

我方客户赞德斯克有限公司（ZENDESK, INC.）（以下简称“客户”）在国外注册并使用“Z logo”商标（以下称为“Z logo商标”），在美国对该商标拥有在先注册。但其在中国没有申请或注册该商标，也没有进行著作权登记注册。被异议人发现了该漏洞，在国内将一模一样的“Z logo商标”注册在自己名下。我们接到客户的指示后向被异议人名下的“Z”图形商标提出异议。我们建议客户提供大量证据证明客户对该商标（美术作品）享有的在先商标权和在先著作权。为了避开因客户在国内没有著作权登记证书而带来的不利因素，我们建议着力证明客户对该商标的在国内的在先使用和客户拥有的Z logo 商标的知名度上，同时建议客户在国内注册版权。我们采用了灵活的异议提交策略，在异议截止日期前，先提交简单异议理由，然后再三个月内补充绝限内再提交详细补充理由，从而为收集证据争取了充足的时间。同时，我们在和客户邮件沟通的过程中发现客户目前没有在国内进行著作权登记注册的意向。虽然版权的缺失会对我们异议的胜率产生不利影响，但是我们及时调整了策略，尊重客户暂时不进行著作权登记注册的决定，并进一步对证据的收集广度、深度和质量做出了要求。在我们的沟通和指导下，客户为本案提供了其在其他国家和地区的注册证、过去数年的发票、针对中国市场的公开销售演示文稿、广告、促销、展览及其他商业活动中使用Z logo商标的情况，包括一些特定于中国市场的内容。这些证据对客户的影响力、知名度、对其Z logo商标在先使用提供了有力支撑，并最终决定了胜局。

2024年5月2日，国家知识产权局依据《商标法》第三十二条、第三十五条之规定，决定被异议人名下的第9类第69201854号“Z”图形商标不予注册。这对于保护客户在中国的在先商标权、著作权、保障客户在中国市场的良性运营、打击抄袭和抢注商标具有重要意义，同时也为客户自己在国内的商标申请扫清了在先障碍。

案件难点

第一，客户在国内没有申请或注册商标、也未进行著作权注册登记，缺少在中国大陆的在先商标权属证明和在先著作权权属证明；

第二，案涉商标为图形商标，对于图形商标著作权的证明需要大量证据，且客户在先使用的服务与本案被异议商标的指定商品不属于类似商品或服务；

第三，本团队在接到案件时距离异议截止日期很近，需要在短时间内收集大量且高质量的证据；

第四，客户对于注册版权的意向不强烈，对本案异议胜率造成不利影响。

诉讼策略

结合本案的案件难点，我们拟定了如下策略：

第一，对于缺少国内在先著作权登记证书的难点，我们着力于客户影响力、知名度，以及客户的Z logo商标在中国市场的在先使用。为此，我们和客户同时收集了客户在全球网络平台的介绍和广告宣传、客户的全球影响报告、客户名下公司在中国市场的成功案例、在中国市场的交易发票、在中国市场的展览活动图片及演示文稿等，均能证明客户在全球具有广泛的影响力，其名下的Z logo商标也随着客户的商业活动一同得到广泛使用，包括在中国大陆的市场。这些证据说服了国知局，使其在异议决定中认可了客户对Z logo商标享有在先著作权。

第二，对于证明著作权需要大量证据的难点，我们在与客户初期沟通时便列出所需证据的提纲，并提供详细的证据名单供客户参考，在中期指导客户定向提供我们所需的证据；同时，我们也根据著作权维权成功的经验，在各大网站、客户的官方网站等网络平台收集有利证据，以形成强有力的证据基础。

第三，对于提交异议的绝限和收集证据的时间比较紧张的情况下，我们采用了灵活的异议提交策略，在异议截止日前，先提交简单异议理由，然后再三个月内补充绝限内再提交详细补充理由，从而为收集证据争取了充足的时间。

第四，对于客户没有进行著作权登记注册的意愿的难点，我们及时调整了策略，尊重客户暂时不注册登记著作权的决定，并进一步对证据的收集广度、深度和质量做出了要求，尽可能避免缺少版权对本案带来的不利影响。

为了支持上述论点，我们做了大量的查询工作，并指引客户收集实质性的有效证据。在我们的沟通和指导下，我们和客户共同为本案提供了其在各大网站、客户的官方网站等网络平台的介绍和广告宣传、在其他国家和地区的注册证、过去数年的发票、针对中国市场的公开销售演示文稿、广告、促销、展览及其他商业活动中使用Z logo商标（美术作品）的情况，包括一些特定于中国市场的内容。这些证据对客户的影响力、知名度、对Z logo商标在先使用提供了有力支撑，并最终决定了胜局。

典型意义

本案对于利用在先著作权打击侵权商标的异议无效宣告案件具有参考和启发意义。著作权对商品的保护涵盖全部商品/服务的类别，不受具体商标类别的限制，相对应的，在证明客户对其名下商标（美术作品）享有著作权时就需要提供大量且高质量的证据，尤其是在缺少在先著作权权属证明（著作权登记证书）时，对证据的要求会更高。在本案中，促使国知局做出有利客户决定的主要原因便是我们提供的证据足够支持客户的影响力、知名度、对Z logo商标进行了广泛且长期的在先使用（具体使用的服务与被异议商标的指定商品不属于类似商品或服务），从而证明客户对对Z logo商标享有著作权。因此，本案也提示了实务中著作权登记证书对认定权利人享有在先著作权的重要性。著作权登记证书可以初步证明并支持权利人对该美术作品享有著作权，虽然也需要结合使用证据来综合判定权利人享有在先著作权，但是可以在很大程度上减轻权利人收集和提供使用证据的压力。本案中，客户名下的Z logo商标没有在中国大陆进行著作权登记注册，给我们收集证据增加了很大的压力和难度。因此，在未来实务中如果遇到类似情况，提倡建议客户及时对其名下的图形商标（美术作品）进行著作权登记注册。