本案是一例典型的针对注册超过五年的恶意抢注提起的商标无效宣告案件。申请人一卢森堡品牌有限责任公司和申请人二桑佛德有限合伙是关联公司（以下统称为“申请人”），分别是“红环”/“ROTRING”以及“SANFORD”商标的权利人，以上商标在中国有在先注册，且申请人已将“红环”/“ROTRING”商标在书写工具等商品进行宣传使用。

争议商标一第12835361号“美运三福红环 USASANFORD ROTRING”商标由上海绘佰嘉商贸有限公司（以下简称“争议商标原申请人”）于2013年6月28日申请注册，指定使用在第16类“绘画材料”等商品上，2014年10月20日经初步审定公告后，本案申请人一对争议商标提出异议申请，商标局作出异议决定，申请人一异议理由不成立，争议商标准予注册，注册公告刊登于2017年1月21日，后争议商标被转让予美运三福红环（上海）贸易有限公司（以下简称“被申请人”）。

申请人委托我们对争议商标提起无效宣告，申请日期为2023年6月13日，距争议商标获准注册日已逾五年。商标评审委员会经审理认为，争议商标的注册申请构成了《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”之情形，裁定该商标无效。

案件难点与焦点

根据《商标法》第四十五条第一款的规定，对于违反《商标法》第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的注册商标，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。然而对于以下两种情形，可以不受五年的时间限制：

1. 对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

2. 此外，《商标法》第四十四条第一款规定，已经注册的商标，如果违反了《商标法》第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，不受五年时间限制。

本案中，申请人难以举证其引证的“红环”/“ROTRING”以及“SANFORD”商标在争议商标申请日（2013年6月28日）之前在中国大陆已经达到驰名的程度，故很难满足以上第一种突破五年限制的情形。因此，我们将工作重心侧重于争议商标是否符合第二种突破五年限制的情形。

经过分析，我们认为争议商标“美运三福红环 USASANFORD ROTRING”本身并不违反《商标法》第十条、第十一条、第十二条和第十九条第四款中的禁止注册规定。我们深入调研了被申请人及争议商标原申请人的恶意行为，认真研读了《商标审查审理指南》第十六章关于“以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的审查审理”的规定及相关案例，最终锁定本案的争议焦点在于“争议商标是否构成《商标法》第四十四条第一款所指的‘以其他不正当手段取得注册’情形”， 并以此作为突破五年限制的关键。

我们的策略

根据《商标审查审理指南》中列举的属于《商标法》第四十四条所指的“以其他不正当手段取得注册”的情形，我们归纳总结为以下两个核心要素，并围绕核心要素搜集相关证据和准备无效宣告的理由：

1. 系争商标申请人及原申请人有大量抄袭他人商标的行为

以上核心要素集中体现了抄袭他人商标的“数量”，这是突破五年期限并主张《商标法》第四十四条“以其他不正当手段取得注册”情形的关键。在调研和搜集证据阶段，我们注意到争议商标经历了转让程序。在判定争议商标是否构成《商标法》第四十四条所指的“以其他不正当手段取得注册”情形时，原申请人的申请行为是否具有不正当手段是核心；同时，受让后的新申请人如果也存在恶意抢注和违反诚实信用原则的行为，也会对案件的走向产生重要影响。

基于以上原则，我们调研了争议商标原申请人上海绘佰嘉商贸有限公司及被申请人美运三福红环（上海）贸易有限公司的恶意抢注行为，发现两个主体均有大量抄袭申请人及他人商标的行为。具体而言：

争议商标原申请人名下共有19件商标，除本案争议商标外，还申请注册了“TOUCH BRUSH MARKER”、“三福;USASANFORD”、 “JACK RICHESON”、“内田”、“UCHIDA”、“TOPMAPED”等与他人在先具有较强独创性的文具品牌近似的商标。

被申请人名下共有12件商标，均围绕申请人名下商标进行抢注。例如，被申请人在第2类、第8类、第9类、第16类商品上申请注册了“ USSANFORD PRISMACOLOR PREMIER BRUSH”（抄袭申请人SANFORD、PRISMACOLOR等商标）、“霹雳马”、“PRISMACOLOR”（抄袭申请人PRISMACOLOR商标及对应中文商标“霹雳马”）等。

此外，我们还强调了被申请人属于同行业，因此理应知晓申请人及他人在先具有较强独创性和一定知名度的文具品牌。

2. 申请人的引证商标以及涉案他人在先商标具有一定知名度或较强显著性

尽管在本案中，申请人举证其引证商标“红环”/“ROTRING”以及“SANFORD”在争议商标申请日之前驰名以突破五年限制存在一定困难，但在考量“不正当手段”时，申请人引证商标以及他人被抄袭摹仿商标的知名度和显著性也是重要的考量因素。因此，我们进行了大量的网上检索和证据收集，重点强调申请人引证商标本身非固有词汇，具有较强的显著性，且在案证据可以证明引证商标在争议商标申请日之前已经投入使用。本案争议商标原申请人将申请人具有较强显著性的“红环”/“ROTRING”以及“SANFORD”商标组合重叠后申请注册为争议商标的行为难谓巧合和善意。

在准备理由时，我们将所有上述抢注商标罗列成表格，突出这些商标的状态及曾经历的异议和撤销复审流程，并附上申请人以及他人在先商标的宣传和知名度介绍的截图，以直观形式呈现给审查员，留下深刻印象。

案件结果

基于以上事实，最终商标评审委员会合理认为，争议商标原申请人上海绘佰嘉商贸有限公司和被申请人美运三福红环（上海）贸易有限公司申请注册争议商标及其他商标的行为，不具备申请注册商标应有的合理性或正当性，该类恶意注册行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。因此，争议商标的注册申请已构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”之情形，并依此裁定该商标无效。

典型意义

在本案中，通过我们的整体行动策略，尽管争议商标注册已超过五年，我们仍成功认定了《商标法》第四十四条第一款中“其他不正当手段”的适用。这一认定在审查实践中并不常见，具有多方面的典型意义：

1. 维护客户商业利益：通过我们的努力赢得案件，成功清除了侵权商标，有效维护了客户的商业利益，实现了客户利益最大化。

2. 指导未来案件策略：本案体现了国家知识产权局对恶意商标注册采取更为积极的态度。在未来类似案件中，即使系争商标已注册超过五年，仍应综合考量注册人的恶意抢注行为，依据《商标法》第四十四条提起无效宣告，积极尝试突破五年的时间限制。