作者：张臻贤、王珺

本案是一起典型的专利侵权诉讼关联的专利无效案件。铸成代表无效请求人江苏美的清洁电器股份有限公司（下文中称为"美的公司"）针对专利权人为莱克电气股份有限公司（下文中称为"莱克公司"）的发明专利ZL201510044589.X（以下称为"涉案专利"）提出了无效宣告请求。涉案专利涉及便携吸尘器产品中一个重要结构。在此之前，莱克公司基于涉案专利针对美的公司发起了一系列专利侵权诉讼，主张美的公司制造和销售的一款便携吸尘器产品侵犯了涉案专利，并索赔数百万元，本案是其中的一件。美的公司和莱克公司都是江苏省规模较大的吸尘器生产和研发企业，美的公司经过评估后，迅速启动了专利无效工作。

铸成作为美的公司的代理人受托代理专利无效后，针对涉案专利进行了扎实及全面的现有技术检索，特别对涉诉的从属权利要求都进行了针对性的细化检索；在无效意见陈述中给出了多种权利要求的创造性的评述方式，并给出了详细评述；对于口头审理，在庭前和开庭过程中精心准备，认真应对。最终，赢得了专利复审委员会就本案作出的宣告涉诉权利要求全部无效的专利无效决定，化解了美的公司在侵权诉讼中的危机。

代理律师：

张臻贤 王珺

1. 案件背景：

2018年2月，铸成代理美的公司针对涉案提出了无效请求，同时提交了初步证据，主张涉案专利全部权利要求1-11不具备创造性。

随后，铸成完成了现有技术检索工作，提交了全面充分的证据组合和详细的无效意见陈述，主张涉案专利全部权利要求1-11不具备创造性，部分权利要求不能得到说明书的支持。

2018年4月，本案在中国（常州）知识产权保护中心以巡回审理的方式进行了口头审理。铸成提前两天到达美的公司，与相关技术人员、侵权诉讼相关负责人员等就本案进行了更深入的研究和探讨。

2018年6月，专利复审委员会作出决定，宣告涉案专利的全部涉诉权利要求无效。

2. 案件难点：

第一、涉案专利是一项发明专利，其经过实质审查并得以授权。涉案专利独立权利要求是此次无效能否成功的关键，乍看起来，其已经限定了相对而言很具体的技术方案，保护范围精准和窄小。这对于我们现有技术的检索工作是个挑战，必然需要找到强有力的现有技术证据才能将其无效。

第二、专利权人在口头审理过程中不断地提交其模拟制造的、与我们提交的作为证据的对比文件相关的多件现有技术模型，试图以实物演示来展现其在技术方面的专业性，达到说服专利复审委合议组的目的。

3. 我们的无效应对策略：

经分析，铸成认为本案的焦点问题在于如何寻找到无效涉案专利的强有力的现有技术证据，从技术上说明涉案专利技术方案对本领域技术人员的显而易见性，同时保证专利侵权诉讼中的抗辩空间。根据上述焦点，铸成提出以下策略：

第一、铸成在提起无效请求之前便进行了现有技术检索，但当时并未发现较为适当的证据，考虑到侵权诉讼的时限，铸成在2018年2月12日先行提交了无效请求，并随后调整检索方向和思路，在一个月内进行了多方位检索，最终定位到适当的现有技术证据，补充提交并尽量穷尽了无效证据和理由。

第二、精读涉案专利，与客户技术人员充分沟通。客户技术人员是该专利涉及的技术领域的专家，能够解答我们的技术困惑点，促进我们对专利技术方案的更深入理解。在该案中，客户提供了多篇现有技术文献或公知常识性文献，从而起到了对我们现有技术检索结果的查漏补缺的作用，对成功无效涉案专利帮助很大。

第三、为了保证相关技术的准确性以及专利侵权诉讼中的抗辩空间，铸成代理人在口头审理开庭之前的两天到达苏州，与美的公司相关技术人员、侵权诉讼相关负责人员等就本案进行了更深入的研究和探讨，同时铸成提议以一名资深技术人员作为公民代理出席口头审理，以便于当庭解说相关技术细节；另外，经过对美的公司和莱克公司相关产品实物的研究，铸成发现莱克公司产品实物与某些权利要求记载的技术方案并不一致，经与技术人员探讨，铸成提议携带莱克公司产品实物在口头审理过程中展示，说明涉案专利某些权利要求的技术方案是无法开模制造的。

第四、在口头审理中，铸成能够简洁、清楚地陈述我方观点，对合议组的关切问题予以针对性的回应，紧扣权利要求保护范围指出对方的主张与诉争事实缺乏关联性。在口头审理过程中，专利权人企图以大量的实物演示来影响合议组对权利要求限定的技术方案的理解，专利权人几乎针对每项现有技术证据都提交了其模拟制造的相关模型，但专利权人当庭的展示和冗长的陈述仅仅描绘涉案专利的技术效果，全然不顾涉案权利要求的特征记载情况。铸成简单表明观点，直接指出了这一问题。从无效决定看，合议庭完全采纳了我方主张。

4. 案件的典型意义：

第一、针对专利侵权诉讼，及时提起专利无效相关请求仍是被告应对诉讼的有力和根本性手段。作为无效请求方，充分全面的现有技术检索是有力抓手。针对检索工作，除了工作经验和工作态度外，众人拾柴火焰高，专利代理人和企业技术人员的密切配合，有助于获得最为有利的技术文献。

第二、因与侵权诉讼案件的关联，加之美的公司与莱克公司在相关产品方面的市场竞争关系，本案的无效结果对双方而言都至关重要。经过铸成的努力，专利复审委员会宣告权利要求1和4-7以及引用权利要求1和4-7的权利要求8和9的技术方案无效，即，专利侵权诉讼中涉及的所有权利要求均被宣告无效，而剩下的权利要求的方案美的公司产品都不涉及，这一有利决定使得美的公司在专利侵权诉讼中争取到了主动地位。

第三、本案口头审理于4月26日世界知识产权保护日即将到来之际举行，是专利复审委员会在中国（常州）知识产权保护中心巡回审理的第一例专利权无效案，当地多家企业相关人士进行了旁听，也受到了多家媒体的关注和报道。专利复审委合议组展现了高超的庭审驾驭能力。我们有幸参与了这一公开庭审与相关业内人士进行了交流，也为能够有机会促进常州及华东地区知识产权普及和发展贡献一份力量而感到荣幸。