浅析“恶意注册商标”的打击

铸成
视角

08月02
2021

导言

近年来,“恶意注册商标”逐渐成为业界关注焦点,同时也是商标局严厉打击的注册行为。

根据商标局数据统计,我国是世界上商标申请量最多的国家,连续17年位居世界第一。世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐先生表示,2018年世界商标52%的申请量来自中国。我国有效商标注册量占世界商标总量的40%。然而,在这大量的商标申请中,不乏许多恶意抄袭和抢注他人在先商标的“恶意”注册商标。为了打击这些“恶意注册”,商标局近年来也是出台了多项规定和措施,力求推进“关口前移”,在商标审查和异议阶段严厉打击商标恶意注册行为。

一、商标注册应遵循诚实信用原则

2013年修订的《商标法》第七条明确规定:“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。……”

此规定将民事活动应遵循的基本原则明确写入《商标法》,基本目的就是为了规制目前日益猖獗的商标抢注行为,该条款目前已在商标确权和维权案件中作为兜底性条款被大量适用。

二、增加商标申请应具有“使用目的”的规定,并明确恶意注册的类型

2019年修订的《商标法》第四条规定:

“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。

本法有关商品商标的规定,适用于服务商标。”

同时为了细化和明确“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的具体类型,商标局又配套出台了《规范商标申请注册行为若干规定》,明确了违反诚实信用原则的几种恶意注册类型,并详细列举了在判断“不以使用为目的的恶意商标注册申请”时应当综合考虑的因素。

《规范商标申请注册行为若干规定(国家市场监督管理总局令第17号)》第三条规定:

“申请商标注册应当遵循诚实信用原则。不得有下列行为:

(一)属于商标法第四条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的;

(二)属于商标法第十三条规定,复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的;

(三)属于商标法第十五条规定,代理人、代表人未经授权申请注册被代理人或者被代表人商标的;基于合同、业务往来关系或者其他关系明知他人在先使用的商标存在而申请注册该商标的;

(四)属于商标法第三十二条规定,损害他人现有的在先权利或者以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的;

(五)以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的;

(六)其他违反诚实信用原则,违背公序良俗,或者有其他不良影响的。”

《规范商标申请注册行为若干规定(国家市场监督管理总局令第17号)》第八条规定:

“商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时,可以综合考虑以下因素:

(一)申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等;

(二)申请人所在行业、经营状况等;

(三)申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况;

(四)申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况;

(五)申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况;

(六)商标注册部门认为应当考虑的其他因素。”

《规范商标申请注册行为若干规定(国家市场监督管理总局令第17号)》第九条规定:

“商标转让情况不影响商标注册部门对违反本规定第三条情形的认定。”

商标局通过在审查实践中严格执行新《商标法》和《规范商标申请注册行为若干规定》,加大打击商标恶意注册行为力度,可以有力规范商标注册秩序。具体而言,商标局严厉打击的恶意抢注的商标主要可以归纳为以下几种类型:

(一)恶意攀附他人商誉、抢注较高知名度商标的申请

      该种类型的恶意注册申请表现形式主要有:1. 在相同或类似商品服务上,通过前加或后加词语的方法,完整包含他人有较高知名度商标,故意造成混淆;2. 在相同或类似商品服务上,将他人具有较高知名度的商标进行变形,故意造成混淆;3. 在相同或类似商品服务上,将他人具有较高知名度的商标进行拆分注册,而后重新组合使用,故意造成混淆;4. 在非类似商品服务上,与他人具有较高知名度商标相同,恶意攀附他人声誉意图明显;5. 针对同一企业的恶意反复抢注、连续抢注。

(二)大量抢注通用名称、行业术语等具有不正当占用公共资源意图的商标申请

该种类型的恶意注册申请表现形式主要有:1. 具有不正当占用公共资源意图,超出使用需求,同一时间段内或先后连续性大量将地名、行业术语等公共资源作为商标进行申请的行为;2. 具有不正当占用公共资源意图,超出使用需求,同一时间段内或先后连续性大量将与地名、行业术语等公共资源近似,易造成混淆的标志作为商标进行申请的行为。

(三)抢注名人姓名商标等他人在先权利的恶意商标申请

该种类型的恶意注册申请表现形式主要有:1. 恶意抢注与国家、地区或者政治性国际组织领导人姓名相同或近似商标的行为;2. 恶意抢注政治、经济、文化、宗教、民族等领域公众人物姓名的,足以对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的行为;3. 恶意抢注其他具有较高知名度的公众人物姓名,易导致相关公众误认为指定使用的商品或服务系经过该公众人物的许可或者与该公众人物存在特定联系的行为;4. 恶意抢注已故公众人物的姓名的行为。

例如,新冠肺炎疫情发生以来,一些企业和自然人图谋不当商业利益,将与疫情相关的“火神山”、“雷神山”、“钟南山”、“李文亮”、“方舱”等文字抢注商标,一些商标代理机构违背社会良知提供服务,引发社会广泛关注和愤慨。国家知识产权局高度重视,果断出击,坚决严厉打击涉及疫情非正常商标注册申请。截至2020年3月16日,在管控的累计1580余件涉及疫情的商标申请中,依法驳回328件,准予申请人主动撤回866件,并及时组织地方执法部门对相关申请人和代理机构进行约谈、整改和处理,有力维护了社会公平正义,为抗击疫情营造了良好氛围。 

同时,新《商标法》和《规范商标申请注册行为若干规定》的上述规定也为我们在实务操作中提供了明确的法律依据,以便我们帮助合法的商标权利人打击恶意抄袭和抢注商标,维护其合法权益。鉴于商标局对恶意抢注商标做出了上述明确的规定,并且也在一直加大打击恶意抢注商标力度,我们可以依据上述法律依据,针对恶意抢注商标的状态,采取相应的措施:

(一)向商标局提交建议函,请求商标局在审查阶段驳回恶意商标申请

在恶意申请的抄袭商标还处在商标局审查阶段时,我们可以向商标局提交建议函,请求商标局在审查阶段直接驳回这些恶意商标申请。

例如,典型的恶意商标抢注者“英国亚瑟品牌管理有限公司”名下共400多件商标,其中有144件商标均是对我方客户“UNDER ARMOUR, INC.”名下商标的抄袭和抢注,同时,“英国亚瑟品牌管理有限公司”名下的其他商标也均是对其他知名品牌的抄袭和抢注。我们代理“UNDER ARMOUR, INC.”及时地向商标局提交了建议函,针对“英国亚瑟品牌管理有限公司”名下还在商标局审查过程中的100多件商标请求商标局依法予以驳回。商标局也充分考虑了我们的请求,并在审查阶段中直接驳回了“英国亚瑟品牌管理有限公司”抄袭我方客户“UNDER ARMOUR, INC.”的100多件商标。

(二)在异议、无效宣告案件中合理利用新《商标法》和《规范商标申请注册行为若干规定》的规定

对于已经初审公告或者已经注册的恶意商标申请,我们可以及时地提交异议申请或者无效宣告申请,并合理引用新《商标法》和《规范商标申请注册行为若干规定》的规定,对商标抢注者的恶意进行必要分析(包括其名下商标数量是否明显超过正常经营范围、抄袭他人的商标数量等因素)请求商标局依法驳回或者宣告这些恶意商标的注册。

参考资料

1.《中华人民共和国商标法》

2.《规范商标申请注册行为若干规定(国家市场监督管理总局令第17号)》

3. 商标局官网2018年01月12日发布的工作动态文章《人民网:恶意抢注商标 依法驳回没商量》

4. 商标局官网2020年3月17日发布的工作动态文章《多措并举 依法办事 涉疫非正常商标申请得到有效处置》

马明星
合伙人 | 律师 | 商标代理人
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