铸成 屈小春

2017年9月5日下午，在第八届中国专利年会活动现场，西安西电捷通无线网络通信股份有限公司（以下简称“西电捷通公司”）总经理曹军与方达律师事务所一位律师互怼的场面引起业内人士的广泛关注，把公众视线再一次拉回西电捷通公司与苹果公司之间的专利战，以及标准必要专利这一行业前沿问题。

在西电捷通公司与方达律师互怼的背后，是西电捷通公司与苹果公司之间关于标准必要专利的一场专利大战，涉及的案件主要是：

1、专利侵权诉讼

2016年4月，西电捷通公司在陕西省高级人民法院起诉苹果公司侵犯“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”（专利号：02139508.X，申请日以下简称“涉案专利”）专利权。苹果公司提出管辖权异议，被陕西省高院驳回后，向最高法院提起上诉。最高法院2016年9月做出（2016）最高法民辖终159号裁定书，驳回上诉，维持原裁定。

2、专利无效

2016年5月，苹果公司针对涉案专利向专利复审委提出无效宣告请求，2017年2月，专利复审委做出第31501号决定维持该专利有效。苹果公司不服，已向北京知识产权法院针对该无效宣告决定提起行政诉讼。

3、许可合同纠纷

2016年10月，苹果公司以西电捷通公司违反FRAND义务为由，在北京知识产权法院提起发明专利实施许可合同纠纷。

上述系列纠纷的涉案专利名称为“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”，专利号为02139508.X，申请日为 2002年11月6日，授权公告日为2005年3月2日，专利权人为西安西电捷通无线网络通信有限公司。在涉案专利申请期间，西电捷通公司作为标准起草组成员之一，参与制定了相关国家标准（WAPI [Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure]无线局域网鉴别和保密基础结构，是一种安全协议，同时也是中国无线局域网安全强制性标准）的起草，涉案专利成为国家强制标准GB15629.11-2003/XG1-2006的标准必要专利。

涉案专利与北京知识产权法院2016年3月审结的西电捷通公司诉索尼移动通信产品（中国）有限公司（以下简称“索尼中国公司”）WAPI标准必要专利侵权案中所涉专利为同一专利。北京知识产权法院在（2015）京知民初字第1194号判决书中，认定索尼中国公司侵犯西电捷通公司涉案标准必要专利，判决索尼中国公司立即停止侵犯涉案专利权行为；考虑到涉案专利为无线局域网安全领域的基础发明、获得过相关科技奖项、被纳入国家标准以及被告在双方协商过程中的过错等因素，支持原告“以许可费的3倍确定赔偿数额”的主张，确定经济损失赔偿额为862万余元，此外，全额支持原告该案维权合理支出共计47万余元，以上两项共计910万余元。索尼中国公司2015年7月针对涉案专利向专利复审委提出无效宣告，2016年2月，专利复审委做出第28356号无效宣告审查决定，维持专利权有效。

北京知识产权法院在西电捷通公司诉索尼中国公司专利侵权一审判决中，对“方法专利的权利用尽”、“FRAND许可声明的性质”、“间接侵权行为的成立”、“禁令的适用条件”等问题进行了有益的探索。

关于方法专利的权利用尽问题，北京知识产权法院认为，在我国现行法律框架下，方法专利的权利用尽仅适用于依照专利方法直接获得的产品的情形，即制造方法专利，单纯的使用方法专利不存在权利用尽的问题。该观点引发了业界的广泛争论，有一部分业内人士认为，权利用尽原则不应机械地套用法律规定，单纯的使用方法专利在检测设备售出后，权利就已经用尽。

关于FRAND许可声明的性质，北京知识产权法院认为，FRAND许可声明仅系专利权人做出的承诺，系单方民事法律行为，该承诺不代表其已经做出了许可，即仅给予涉案FRAND许可声明不能认定双方已达成了专利许可合同。FRAND许可声明不代表专利权人做出许可，在业界被广泛认同。但FRAND许可声明的法律性质在业界一直存在争议。有业内人士认为，FRAND许可声明并不涉及具体的许可条件及费率等问题，其性质仅仅相当于要约邀请，只有在实施标准必要专利的主体提出许可请求后，才开始启动合同的要约、承诺等流程。

关于间接侵权行为的成立问题，北京知识产权法院认为，一般而言，间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提。但是，这并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为，而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可，至于该用户是否要承担侵权责任，与间接侵权行为的成立无关。对于上述观点，部分业内人士表示，该观点属于变相的“多余指定原则”，违背了专利侵权判断的基石--“全面覆盖原则”，不利于市场主体对其行为是否侵权进行预判和合理规避。

关于禁令的适用问题，北京知识产权法院认为，在双方最终协商未果的情形下，被告实施涉案专利能否绝对排除原告寻求停止侵害救济的权利，仍需要考虑双方在专利许可协商过程中的过错。由于标准必要专利的不可替代性，各国对标准必要专利禁令的适用均持谨慎态度。最高法院《专利法司法解释二》以及北京市高院《专利侵权判定指南（2017）》中均对标准必要专利禁令的适用做出了相应的规定。在西电捷通公司诉索尼中国公司案件中，北京知识产权法院认定，双方当事人迟迟未能进入正式的专利许可谈判程序，过错在专利实施方，在此基础上，支持了原告请求判令被告停止侵权的主张。

西电捷通公司与索尼中国公司的标准专利侵权案件目前仍在二审中，该案涉及的众多法律问题仍有待二审法院的最终确认。西电捷通公司与索尼中国公司及苹果公司之间的系列专利大战，必将对中国法院关于标准必要专利及相关法律问题的审理实践产生深远的影响。