美国商标二三事

铸成
简报

05月14
2018

Part One. 独特的申请基础要求,商标使用是首要考虑的因素。


不同于中国和世界上大多数国家/地区的商标注册要求,在美国申请商标注册,必须基于一定的申请基础。所谓申请基础是申请人向美国专利商标局(USPTO)提出商标注册申请时所要依赖的前提条件。在一件申请中,申请人必须指定一个或多个申请基础。每一种申请基础在满足要求后,USPTO方会最终核准商标注册。

 

也不同于中国和相当多国家/地区对于商标注册所采纳和实行的申请在先原则,美国的商标为在先使用保护原则。从申请基础和保护原则上,对于美国商标的使用主义即可见一斑。

 

基于美国商标法律的特殊性,申请人在向USPTO提交商标注册申请时,通常须基于下述申请基础中的一个或多个。

 

A.在美国的实际商业使用(Actual Use in Commerce):申请商标在提交申请之前已在指定商品/服务上在美国市场进行了使用。申请人如以此为基础提交申请,同时还需提供:(a)商标在申请商品/服务上在任何一个国家/地区的最早使用日期;(b)商标在申请商品/服务上在美国的最早使用日期;(c)商标使用在指定产品上的使用证据。

 

B. 在美国的意图使用(Inten to Use):申请人对申请商标在指定商品/服务上有真诚善意的使用意图。以意图使用为基础提交,必须在USPTO规定期间内提交使用声明及使用证据。当在事实上实现将意图使用基础转化为实际使用这一注册基础时,商标申请才能最终获得注册。

 

基于意图使用,即提交申请时没有实际使用证据,USPTO会先对申请进行审查,在完成审查且无驳回理由后向申请人发出核准通知(Notice of Allowance)。申请人在核准通知发出之后的6个月内须提交使用声明及证据。如申请人此时仍尚未就申请商标在美国投入实际使用,无法提供实际使用证据,也可以要求延期,在原来期限基础上申请延期6个月,继续准备商标在美国的实际使用。此延期最多可申请5次,每次6个月。如果在每次期限届满时,既不申请延期又不能提交使用证据,商标申请即会被视为放弃。当然,如果申请人无一错过了期限,还可以在过期后2个月内向USPTO提交申请,复活该商标申请(file apetition to revive the application)。

 

C.  国外注册(Foreign Registration):通常,申请人会主张相同的商标在申请人本国已核准注册。主张此基础时,需提供本国商标注册证复印件及英文翻译。

 

D.多个基础及变更:如果在中国提交了申请,且在6个月优先权期内,那么可以基于该优先权向美国专利商标局提交申请。在此情况下,通常会声明两个基础,即基于商标国外的注册和在美国的意图使用。但是鉴于意图使用的要求(请见B),在商标已取得本国注册情况下,申请人此时可将两个申请基础修改为仅基于本国注册这一个基础,从而顺利获得注册。

 

Part Two. 商标注册后的维护和使用证据的提交

 

美国商标在核准注册后,注册证上记载的有效期为自注册之日起10年。然而,对于注册人来说,这并不是安全的,或者说,10年的商标注册专用权期限并非必然。

 

根据美国商标法的规定,已经注册的美国商标,在注册之日起第5-6年、第9-10年(续展)分别提交使用声明及使用证据。相当一部分在美国注册的商标,很可能不能维持10年注册,或者不能在全部指定商品/服务上维持10年注册。原因在于在商标注册第5-6年间,注册人无法向USPTO提交商标在美国的实际使用声明和有效的使用证据,或者仅能提交商标在核准注册的部分商品/服务上的使用证据,从而仅能维持部分有效注册。

 

在商标注册第5-6年间提交使用声明和证据的义务期限,可自动延期6个月,换言之,注册人可在一年半的时间里完成该事项。对于使用证据的要求,USPTO与中国商标局采用的判断标准不同,各项商品之间是独立的,在一项商品上的使用不当然会被认为是在与该商品相类似的其他核定商品上的使用。因此,结合经验来看,在此阶段需要就注册指定的每项商品/服务项目提交使用证据,否则未能提供证据的商品/服务项目将会被从注册信息中删除。

 

值得注意的是,美国非常重视诚实信用,倘若违反自己作出的誓言,申请人申请的商标很可能会被被USPTO认为构成欺诈而予以撤销。根据美国律师的介绍,"需要特别提醒的是,USPTO自2012年6月21日到2014年6月21日期间开展试验项目,USPTO随机挑选到期需要提供使用宣誓书或续展的注册商标,要求这些商标权人就各类别上的商品和/或服务额外提供两份使用证据。这一试验项目旨在清除占用资源但是没有进行实际使用的商标。目前,这一试验项目已经结束,USPTO自2017年3月21日起启动了正式项目。随着正式项目的启动,预示着如果被USPTO随机选中,商标申请人无法提供可接受的使用证据,那么相应的商品或者服务会被删除,有可能甚至整个商标被撤销。"[1]

 

Part Three. 在无实际使用且短期内无使用意图的情况下,是否有获得美国商标注册的可能和必要。


通过第一部分的介绍,从可能性上来说,在既无实际使用且短期内无使用意图的情况下,申请人是有可能取得美国商标注册的。在提交申请时,申请人为了获得巴黎公约的优先权,可基于(a)商标在中国的6个月优先权同时主张意图使用,但此种情况下,未来可能需要变更申请基础,即在中国商标核准注册后,将申请基础变更为仅依据中国的商标注册;(b)商标在中国的注册。

 

在上述情形下,商标有可能取得注册,而并不需要提供使用声明和证据。如第二部分所述,美国商标注册人在商标注册第5-6年间,事实上是一年半的时间内可提交使用声明和证据。换言之,在没有使用的情况下,基于申请人在中国的商标权利,在美国注册商标,并维护长达六年半的注册权利是完全有可能的。

 

从必要性上来说,国际范围内的知识产权纠纷日益升级,一件商标所涉争议案值高达几百万、几千万甚至上亿的案件屡见不鲜。伴随着中国企业的日益强大,并且越来越多地参与到国际竞争中,对于中国商标所有人来说,北美市场,特别是美国的重要程度与日俱增。如何在美国布局包括商标在内的知识产权,已经成为很多申请人首要考虑的问题。如上所述,美国的商标保护基于在先使用原则,同时在侵权方面也会全面考虑商标、商号、域名等等权利在内的因素。正是因为如此,美国商标注册的重要性也更为突显。未注册的商标在美国市场上使用,将面临着更大的风险,商标所有人可能为此会付出惨重的经济和商业代价。

 

因此,如果要进军美国市场,那么请先考虑美国商标的注册。诚然,商标已在美国进行了实际的商业使用是最稳妥的方案,但即使尚未使用,也具有商标注册的可能性和保护的必要性。

 

注释:

[1]  《美国律师的第四封来信:美国商标制度下关于使用权的常见三大问题》,作者:萧惠文(Amy Hsiao)

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