世界知识产权日 | 中兴与康文森标准必要专利许可纠纷案

铸成
视角

04月26
2021

导言

康文森公司是一家在卢森堡注册成立的非专利实施主体(NPE),其从诺基亚公司购买了部分无线通信标准必要专利。康文森公司与中兴公司因无法达成标准必要专利许可协议发生纠纷,中兴公司于2018年1月17日将康文森公司作为被告起诉至深圳中院,请求裁判康文森公司许可给中兴公司中国标准必要专利包的费率。康文森公司于2018年4月20日向德国杜塞尔多夫法院针对中兴公司及其德国关联公司提起侵害标准必要专利权纠纷诉讼。

北京市铸成律师事务所吴东亮律师接受客户中兴公司委托负责办理本案,包括向深圳市中级人民法院提起标准必要专利许可纠纷诉讼,应对被告康文森公司提起的管辖权异议以及在最高人民法院的管辖权异议二审程序,以及向深圳市中级人民法院申请行为保全(禁诉令),历时近3年,最终帮助客户中兴公司实现了其诉讼目的,获得了满意的结果。

本案为广东省首例标准必要专利禁诉令(禁执令)典型案例,入选广东高院2020十大案例。

一、案情介绍

2020年8月27日,杜塞尔多夫法院作出一审判决,认定中兴公司及其德国关联公司侵害了康文森公司的EP1797659号欧洲专利,判令禁止中兴公司及其德国关联公司在德国境内提供、销售、使用、进口或拥有带有UMTS功能的智能手机等移动终端产品。根据杜塞尔多夫法院的一审判决结果,康文森公司可以在提供70万欧元后获得临时执行。如果获得临时执行,中兴公司将被迫作出二选一抉择:退出德国市场,或者接受康文森公司高额标准必要专利许可费率的不利结果。

铸成律师事务所代理中兴公司,于2020年8月向深圳市中级人民法院申请行为保全(即禁诉令),请求责令被申请人康文森公司在本案终审判决作出之前不得申请执行德国杜塞尔多夫地区法院就有关案件作出的停止侵权判决。中兴公司提供600万元人民币保函作为担保。

法院认为,一旦康文森公司申请执行德国法院停止侵权的判决,将很可能阻碍本案的审理和裁判的执行,从而导致本案的审理和判决失去意义,综合考虑行为保全对申请人和被申请人利益影响,采取行为保全措施确有必要且不会损害公共利益,故作出裁定:康文森公司不得在本案作出终审判决前,申请执行德国杜塞尔多夫地区法院于2020年8月27日作出的一审停止侵权判决。

根据中兴公司提出的行为保全申请,深圳中院对康文森公司采取行为保全禁执令措施,康文森公司未向德国法院申请执行针对中兴公司的禁令判决,并积极与中兴公司进行标准必要专利许可谈判,最终促成双方达成公平、合理、无歧视的FRAND许可协议,并履行协议。

二、案件评论

北京市铸成律师事务所吴东亮律师认为本案并不是一个孤立的案件,应该结合国内华为诉康文森确认不侵害专利权及标准必要专利许可费纠纷、OPPO诉夏普标准必要专利许可纠纷等案件的相关判决书、裁定书或法律文件,关注中国法院对标准必要专利案件中禁诉令制度的实践和应用。吴东亮律师认为中国法院对于禁诉令制度的应用相较过去更加积极。吴东亮律师预测,本案主审法院深圳市中级人民法院,作为国内承办涉及标准必要专利纠纷案件较多的法院,未来还会迎来更多标准必要专利诉讼。2020年11月2日,中兴公司向深圳中院申请撤诉,双方纠纷得以顺利解决。本案禁诉令(禁执令)的颁发,不仅依法有效保护了中兴公司的合法权益,也为今后进一步探索完善我国的禁执令制度提供了有益经验。

北京市铸成律师事务所吴东亮律师在办理本案过程中,洞悉国内乃至国外标准必要专利案件司法实践动态,并迅速作出反应,结合本案特点和实际案情,为客户量身定做切实可行的诉讼策略方案,通过提供工匠型的专业法律服务,实现客户合法权益的最大化。体现了北京市铸成律师事务所致力于为客户提供工匠型、个性化、精细化法律服务的服务宗旨。

吴东亮
合伙人 | 律师 | 专利代理师
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