浅论异议案件中的“在先著作权”

铸成
视角

09月10
2021

《商标法》第三十二条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利……”。根据《商标审查及审理标准》,其中在先权利包括著作权,即未经著作权人的许可,将他人享有著作权的作品申请注册商标,应认定为对他人在先著作权的损害,系争商标应当不予核准或者予以无效宣告。在异议和无效案件中,如何证明当事人在先享有著作权,利用在先著作权保护自己的图形商标,打击抢注。笔者将结合笔者最近收到的依据在先著作权赢的异议案例来进行分析。

一、案情简介

被异议商标为2017年10月27日申请的第43类商标,而异议人在第9、35、38、41、42和45类上拥有在先的商标,但在43类上没有在先商标。因此,异议人通过提供证据证明被异议商标损害了异议人所在先享有的著作权从而将被异议商标不予核准注册。

被异议商标:

异议人在先商标:

二、损害他人在先著作权的适用要件

《商标审查及审理标准》中规定损害他人在先著作权的适用要件有四,笔者也主要通过这四点来进行分析。

(一)在系争商标申请注册之前他人已在先享有著作权; 

 在先享有著作权是指,在系争商标申请注册日之前,他人已经通过创作完成作品或者继承、转让等方式取得著作权。

1、涉案作品是否属于著作权法保护的客体

《著作权法实施条例》第二条规定:著作权法所称作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。

第三条:著作权法所称创作,是指直接产生文学、艺术和科学作品的智力活动。为他人创作进行组织工作,提供咨询意见、物质条件,或者进行其他辅助工作,均不视为创作。 

第四条:……(八)美术作品,是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品;

本案中,异议人拥有的在先著作权为其在先商标,具有独创性的线条设计,通过智力活动创作而成,并非简单的普通印刷的英文字母组合,因此符合上述关于“作品”的定义,为《著作权法》保护的客体。国知局在异议决定中也认定“……其特殊的表现形式具有一定的独创性,已构成在著作权法异议上的美术作品”。

2、异议人是否为该涉案作品的著作权人或利害关系人 

《商标审查及审理标准》中规定:在先享有著作权的事实可以下列证据材料加以证明:

(1)著作权登记证书,
(2)在先公开发表该作品的证据材料,
(3)在先创作完成该作品的证据材料,
(4)在先通过继承、转让等方式取得著作权的证据材料等。
(5)对生效裁判文书中确认的当事人在先享有著作权的事实,在没有充分相反证据的情况下,可以予以认可。

商标注册证或晚于系争商标申请注册日进行登记的著作权登记证书不能单独作为认定著作权成立的定案证据。

同时《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条规定:“商标标志构成受著作权法保护的作品的,当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等,均可以作为证明著作权归属的初步证据。 商标公告、商标注册证等可以作为确定商标异议人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。”

笔者将以本案为例具体分析异议人提供的证据:

本案中被异议商标的申请日:2017年10月27日

而异议人提供的证据简单列举如下:

a、异议人第14593569号 商标-申请日为2014-06-09,时间在被异议商标申请日前,可以作为有效证据使用。

b、公证认证的美国著作权登记证书-证明客户商标所使用图案的发表日期为2011年9月1日,美国登记日期为2016年8月25日。依据《伯尔尼公约》和《世界版权公约》,异议人提供的作为成员国和缔约国之一的美国的在先著作权登记证书可以作为有效证据使用。

c、申请的中国作品登记证书文本相符公证件-2018年8月21日。由于中国的版权登记采用形审原则,因此单独的登记日期在后的中国作品登记证书不能定案依据。

d、此外,异议人还在在先知名度论述中提供了关于异议人作品图形报刊国图检索报告以及网络报道公证件和网络搜索结果。

国知局采纳了上述证据,并在异议决定中认定“异议人主张被异议商标的注册损害其在先著作权,并提交了版权注册证、著作权公证书、国家图书馆检索报告、媒体报道等证据。上述证据可以证明,“鬼图形”作品是异议人于2011年9月1日首次发表并于2016年8月25日在美国版权局登记的美术作品……”

(二)系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似; 

本案中,被异议商标中的图形部分与异议人在先著作权作品除黑白之分之外完全相同。国知局也在异议决定中认定“被异议商标与异议人上述美术作品在设计风格、表现形式、造型特征、视觉效果等方面完全相同,已构成实质性相似”。

(三)系争商标注册异议人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品; 

这一点多数情况下可能无法提供有效证据加以证明。但在本案中,通过异议人提供的在先知名度证据等可以推断被异议人在其日常活动会接触到异议人的在先著作权。另外,国知局在异议决定中认定的“……被异议人亦未提供证据证明被异议商标为其独立创作完成”,也可作为这一点的论述重点。

(四)系争商标注册异议人未经著作权人的许可。 

《著作权法》第二十四条规定:“使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同”。显然,这点的论述是在前三点成立的基础上展开的。本案中,国知局也在异议决定中认定“被异议人未经许可,将与异议人享有著作权的美术作品作为被异议商标主要识别部分申请注册,损害了异议人在先著作权。”

三、给我们的启发

本案中异议人关于其享有在先著作权的论证完整,提供的证据也较为详尽,涉及商标证、著作权证、在先使用证据等多个方面。在被异议商标与异议商标实质性近似的情况下,国知局会倾向于认定并作出有利的异议决定。因此,异议人在用在先著作权进行异议抗辩时,要从上述方面尽可能多的提交证据,最大限度让客户的在先著作权得到认定。

鉴于此,关于著作权人的作品被抢注为商标这一类问题,我们给权利人提出以下建议:

第一,主张著作权的图形不能过于简单。著作权人依据商标法的规定主张在先著作权,必须符合最基本的作品构成标准,不能过于简单。

第二,强化证据意识。在日常的商业活动中,权利人应重视相关的证据固定和留存。例如,如果权利人计划推出独创性较强的设计,应及时办理版权登记,包括本国和中国;及时保存与该图标相关的公开使用证据,此类证据产生时间应早于被异议商标申请日,且能够证明权利人的图标享有较高知名度。

第三,要形成完整的证据链。对于当事人是否享有在先著作权,需要综合考量相关证据予以认定,例如,可以结合商标注册证、包含商标标志的网页、有关报刊、产品实物、著作权证明等证据。同时,可以提供对方具有商标抢注的恶意证据。这些证据在确认相关证据相互印证、已形成完整的证据链时,可以有效帮助认定权利人对该商标标志享有在先著作权。

第四,密切监控此类抢注,积极采取行动。权利人通过商标监控,一旦及时发现将权利人知名图标抢注为商标的目标,应立即提起商标异议或无效宣告。在证据充分的情况下,极可能获得商标主管部门的支持。

第五,全面保护,同时做好商标注册申请和版权登记。对于既能作为商标又构成著作权保护客户的作品,权利人应及时就商标与版权进行登记申请。商标申请可以形成天然屏障,挡住类似商品及服务上的相同近似商标,而著作权可以跨越商品分类的限制,形成更全面的权利基础,为可能的商标争议行动做好准备。

李明哲
顾问 | 商标代理人
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