诚实信用原则在中国专利无效宣告程序中适用的最新进展及启示

铸成
视角

03月13
2025

引言

2020年修改的《专利法》第20条引入了诚实信用原则,即“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则,不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益”。之后,在2024年生效配套的《专利法实施细则》第11条规定了申请专利应当遵循诚实信用原则,提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础,不得弄虚作假,并且在第69条明确规定了违反诚实信用原则属于无效宣告的法定理由。《专利审查指南》第二部分第一章第5节规定了,对于专利申请是否符合专利法实施细则第11条规定的审查,适用国家知识产权局出台的《规范申请专利行为的规定》(“规定”)。在该“规定” 中,将非正常申请作为违反诚实信用原则的下位概念,并详细列举了多种非正常申请专利行为,包括:所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果,或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似的情况。应当理解的是,尽管上述规定针对的是专利申请程序中的行为,但同样也适用于专利无效宣告程序中。

诚实信用原则在中国专利无效宣告程序中适用的最新进展

在国家知识产权局于2025年3月4日发布的第583749号(涉案专利申请号201821114751.6)无效宣告请求审查决定中,合议组认为,诚实信用原则是专利申请人在申请专利时需遵循的一项基本原则,若涉案专利发明创造的内容与现有技术相同或高度相似,且有证据证明专利权人在申请专利时存在明知其为现有技术却仍将其申请专利的主观故意,则可判定其在申请专利时存在“抄袭现有技术”的行为,违背诚实信用原则,因此不符合专利法实施细则第11条的规定。进一步的,合议组还指出,当涉案专利同时不符合专利法实施细则第11条与专利法第22条第2款(即新颖性条款)的规定时,应优先适用专利法实施细则第11条。具体的,在该案中,请求人提交了使用公开的证据(现有技术产品的拆解图、产品销售合同、银行流水)以及专利权人申请专利时存在明知其为现有技术却仍将其申请专利的主观故意的证据(专利权人的初始股东与请求人之间的劳动合同——用于证明专利权人的初始股东曾为请求人的现场工程师且在任职期间有权限接触现有技术产品及其相关设计资料)。经对比分析,合议组认为,首先涉案专利发明创造的内容与请求人提交的现有技术相同,即涉案专利的技术方案均已被现有技术公开所以不具备新颖性,同时,在案证据表明专利权人在申请日之前即已知晓上述现有技术的可能性高,因此存在明知其为现有技术却仍将其申请专利的主观故意,当涉案专利既不符合专利法第22条第2款的新颖性规定又不符合专利法实施细则第11条规定的诚实信用原则时,应当优先适用专利法实施细则第11条的规定。这是因为专利法实施细则第11条的适用更能反映涉案专利发明创造既未对现有技术作出改进,并且还存在弄虚作假、不遵守诚实信用原则的真实案情,且该条的适用更能引导申请人行为自律,从源头上促进专利质量的提升、维护良好创新环境和市场秩序。

第583749号案被认为是利用“诚实信用原则”理由成功无效专利的第一案,其彰显了国家知识产权局打击弄虚作假申请专利行为、杜绝低质量专利的决心。值得关注的是,该案所涉及专利技术方案属于机械领域,通过外观照片、设计图即可方便对比相关产品和技术方案的结构、构造,进而判断涉案专利发明创造是否属于现有技术。而对于化学领域,被关注的更多的是实验手段、实验过程和实验结果,其说明书中往往需要公开大量的实施例和实验数据,申请人在撰写专利文件时将个别实施例或实验数据记载错误的情况并不少见。对此,在过去,请求人通常会主张说明书公开不充分(专利法第26条第3款),新专利法和专利法实施细则生效后,请求人可能还会同时主张涉案专利存在编造、伪造、变造实验数据的情形,因此还应适用违反诚实信用原则将其予以无效。然而,在审判实务中,对于实验数据或者附图记载错误或者互相矛盾的情况,并不一定会被认为是编造实验数据、违反诚实信用原则。国家知识产权局通常会结合专利的整体记载,考虑全部说明书记载的内容,判断本领域技术人员通过阅读说明书记载的全部内容是否能够实现涉案专利的技术方案,进而判断是否属于违反诚实信用原则的情形。

例如在第582876号无效决定中,请求人主张说明书图3与实施例1-4的记载互相矛盾等,因此涉案专利的说明书公开不充分,同时,请求人还主张根据图3和其他证据记载的内容,本专利存在弄虚作假,不符合专利法实施细则第11条的规定,应当予以无效。对此,合议组认为,根据实施例的文字记载,本领域技术人员可以判断出图3的数据存在明显错误,但依据实施例1-4的文字记载内容以及说明书其他部分记载的液滴生成原理等内容,本领域技术人员可以确认实施例1-4所记载的技术方案是能够实现的,图3的错误不影响本领域技术人员实施本发明,合议组进一步认为,图3的错误并不影响本领域技术人员实施涉案专利的技术方案,请求人提交的证据并不足以证明涉案专利在提出申请时存在弄虚作假以致违反诚实信用原则。

启示和思考

从以上两个无效案件中可以看出,在专利无效宣告程序中,当同时存在违反诚实信用原则和其他无效理由时,国家知识产权局的做法是实质上仍然会首先考察其他”传统的”无效理由是否成立,如是否不具有新颖性或说明书公开不充分。当其他”传统的”无效理由成立时,优先适用诚实信用原则;当其他无效理由不成立时,可能也很难单独适用诚实信用原则。这可能是因为,对于专利无效宣告程序,前述规定中明确列举的部分非正常申请的情形,实质上与缺乏新颖性/创造性、未充分公开等无效理由的要求是一致或者类似的,而剩下的部分情形对于无效请求人而言是较难举证的。对于诚实信用原则的适用应当是谨慎和确定的,否则可能容易导致该条款的滥用。

此外,在民事合同中,尤其是技术合同或者采购合同中,合同双方通常会约定在履行合同的过程中产生的发明创造的专利申请权归一方所有,当专利申请授权后,该等专利权由该一方所有。然而,在实践中,可能会出现合同另一方以自己的名义将履行合同过程中产生的发明创造自行申请专利。在这种情形下,一方若主张另一方违反了诚实信用原则并且主张所涉专利应属无效能否被国家知识产权局接受(或在专利审查过程中提交第三方公众意见且被审查员接受),笔者认为值得讨论。

首先,从立法本意来看,修改后的专利法通过引入诚实信用原则,旨在利用这一条款打击非正常专利申请或者专利权滥用行为。非正常申请是阻碍发展高质量专利的绊脚石,与专利法的鼓励发明创造的立法宗旨相悖。专利法实施细则进一步要求专利申请人“提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础,不得弄虚作假”。引入诚实信用原则可以打击和遏制部分专利申请人通过弄虚作假、拼凑专利申请进而利用各级政府的专利申请资助或者高新技术企业税收优惠等政策的漏洞,骗取政府的资助、补贴或其他优惠待遇的行为。

此外,如果对于专利申请本身所涉及技术内容而言,其并不存在编造捏造实验数据和技术方案的弄虚作假行为,但是申请人申请专利的行为违反了合同约定,仍应该当被认为属于不诚信行为。在(2020)最高法知行终564号发明专利权无效纠纷行政案中,案件的焦点在于判断涉案专利是否符合专利法第26条第3款和第4款,以及专利法第22条第3款,但是最高人民法院特别指出,无效请求人(相当于前述“合同的另一方”)将原本属于专利权人(相当于前述“合同的一方”)的知识产权当作自己的知识产权向国家知识产权局申请专利的行为,本身就已经构成不诚信行为,现其又对当初由其自己撰写并申请的专利提出无效宣告请求,明显违背了诚信原则。此种将他人技术成果非法申请为自己的专利,在该非法申请的专利权依法返还他人后,转而对该专利权提出无效宣告请求的行为,明显违背诚信原则。由此可见,将(例如根据合同约定)本属于他人的知识产权以自己的名义申请专利的行为本身即违反了诚实信用原则,在该等专利申请的审查过程中或者授权之后,具有利害关系的当事人可以尝试向国家知识产权局提供线索,或提供第三方公众意见或提出无效宣告请求,主张涉案专利申请或专利因违反诚实信用原则而应当被予以驳回或无效(注意:此处不讨论专利(申请)权权属或现有技术公开的问题,而仅讨论在这种情况下能否以违反诚实信用原则作为驳回或无效的理由。)

在中国,任何人均可以以不符合专利法的相关规定为由提出专利权无效宣告请求,而诚实信用原则作为发挥兜底作用的概括性条款,其在专利授权和确权程序中的被重视程度将随着构建法治和诚信社会进程的推进愈益彰显。第583749号无效决定的作出,预示着“技术+诚信”的双重审查标准在专利无效宣告程序中的正式启用,作为专利申请人,应当充分重视专利申请内容本身的真实性以及确保申请专利行为的正当性。特别是对于化学、材料和医药的专利申请人,应当仔细审视专利说明书中记载的实验数据、图表,必要时通过文字对技术方案的机理、原理进行说明。另一方面,作为无效宣告请求人,在准备无效理由时,除了研究涉案专利及其相关文件,还可以深度挖掘专利权人申请关联专利的历史,通过横向对比不同专利的技术方案,寻找适用专利法实施细则第11条的证据。

 

许良瑞
合伙人 | 律师 | 专利代理人
相关新闻